Una delle questioni più controverse e ampiamente dibattute circa la tutela del marchio riguarda la possibilità di apportare modifiche, grafiche o di altra natura, ad un marchio registrato e, se sì, a quali condizioni.
Indice
I rischi connessi alla modifica di un marchio registrato
In linea di principio, sussiste l’obbligo per il titolare di un marchio registrato di utilizzarlo così come lo ha depositato. Vero è che nella pratica commerciale e durante l’attività d’impresa, è frequente l’uso del marchio in modi diversi principalmente per rispondere più efficacemente a strategiche esigenze di mercato che richiedono un continuo restyling del segno ovvero la modifica di elementi verbali o grafici.
È, dunque, molto importante comprendere le reali implicazioni delle modifiche ad un marchio registrato, soprattutto per chi deve adattare frequentemente il proprio marchio per esigenze commerciali.
Per assicurare una adeguata protezione al proprio marchio, è essenziale utilizzarlo così come registrato, almeno nei primi cinque anni.
Ogni modifica che si intende apportare va attentamente valutata, soprattutto perché l’uso effettivo e concreto del marchio può essere oggetto di esame, in giudizi di opposizione e/o decadenza, da parte degli Uffici Marchi e dei Tribunali. Ne consegue che una modifica di font, design o colori del marchio – per esempio – a soli due anni dalla registrazione può rischiare di far perdere la protezione legale sul marchio originale.
Tutte le modifiche sono sempre ammissibili?
Le modifiche al marchio possono essere di varia natura e riguardare aggiunte, omissioni o variazioni delle caratteristiche del marchio.
Quella delle modifiche è una questione strettamente connessa al requisito della capacità distintiva, elemento fondamentale ai fini della validità di un marchio.
Infatti, se le modifiche incidono su elementi distintivi allora tendono a cambiare il carattere distintivo del marchio e, dunque, non sono ammissibili; diversamente, se le modifiche interessano elementi non distintivi, allora hanno meno probabilità di alterare il segno e sono accettabili.
Dunque, nel valutare una combinazione di modifiche, è cruciale considerare se una singola modifica, come l’omissione di un elemento, possa alterare in maniera significativa il carattere distintivo del segno.
[ved. anche UNICITÀ NON È “DISTINTIVITÀ”: un po’ di chiarezza sul carattere distintivo dei marchi]
Va da sé che l’analisi del processo di valutazione di una modifica al marchio offre soluzioni diverse in base alla legislazione nazionale in cui il marchio è registrato e alla prassi ivi in uso.
In questo articolo viene preso in considerazione il marchio dell’Unione Europea e quindi il Regolamento sul marchio dell’Unione Europea n. 2017/1001.
Ebbene, il quadro normativo europeo consente una certa flessibilità nell’adozione delle modifiche al marchio, ma pur sempre a condizione che non venga alterato il carattere distintivo del marchio stesso.
Le modifiche ammissibili differenziati per i tipi di marchio
L’ammissibilità delle modifiche dipende dal tipo di marchio e dalle sue caratteristiche.
[ved. anche Il dilemma continua…Quale tipo di marchio registrare?]
Iniziando l’analisi dai marchi standard deve dirsi che i marchi denominativi sono considerati utilizzati come sono stati registrati indipendentemente dal carattere tipografico, dall’uso dei caratteri maiuscoli o minuscoli e a prescindere dal colore. I marchi figurativi, privi di ogni elemento denominativo, se utilizzati in una forma diversa da quella originariamente registrata, generalmente costituisce un’alterazione inaccettabile.
Tuttavia, stabilire se una modifica alteri o meno il carattere distintivo del segno è spesso oggetto di interpretazioni divergenti.
Per ridurre l’incertezza, è intervenuto l’EUIPN (European Union Intellectual Network) che il 15 ottobre 2020 ha pubblicato il Progetto di Prassi Comune CP8 con specifiche indicazioni di principi generali atti a determinare le modifiche apportate al marchio e i loro effetti sul carattere distintivo.
Quanto appena affermato induce a chiedersi: quando è possibile stabilire che si è in presenza di elementi del marchio trascurabili?
La risposta sta nell’individuare in maniera chiara e precisa gli elementi distintivi e dominanti del marchio e verificare se essi sono comunque presenti anche nel segno modificato: se il marchio si compone di più elementi e solamente alcuni di essi hanno carattere distintivo, allora l’alterazione, la sostituzione o l’omissione degli stessi può incidere sul carattere distintivo del segno tanto da determinare la non equivalenza tra il marchio usato e quello registrato.
Analizziamo le diverse ipotesi di modifiche al marchio per comprendere meglio cosa è possibile e cosa no.
Rimozione di alcuni elementi e inserimento di nuovi
Costituisce una inevitabile alterazione del carattere distintivo la modifica intervenuta sul marchio composto inizialmente dalla figura stilizzata di una mela accompagnata dalla scritta “TechFruit”, con successiva rimozione dell’immagine della mela sostituita da una stella stilizzata accanto alla scritta “TechFruit”.
Aggiunte grafiche: uso simultaneo di più marchi
Le linee guida dell’EUIPO sono di grande rilievo per gli esempi in esse presenti che danno evidenza dell’importanza e della complessità del concetto di distintività.
Una ipotesi ricorrente è quella dell’uso simultaneo di più marchi: frequentemente si ha un marchio di prodotto a cui si affianca il marchio della casa madre. In tale circostanza non può parlarsi di uso del marchio in una forma diversa, ma di due autonomi marchi con uso contestuale.
La giurisprudenza europea è unanime nel riconoscere l’uso congiunto di due o più marchi in modo autonomo, senza che ciò determini alterazioni del carattere distintivo del marchio anteriore registrato.
È quello che si è verificato per il marchio francese L.114 registrato per “prodotti farmaceutici” ed utilizzato nel commercio nella variante “Lehning L 114”. Al riguardo, il Tribunale UE ha rilevato che né la mancanza del punto dopo la L, né l’aggiunta del termine “Lehning” (marchio della casa madre) erano differenze tali da alterare il carattere distintivo del marchio.
Aggiunte grafiche: aggiunta di elementi denominativi
Un’ulteriore ipotesi riguarda l’aggiunta di elementi denominativi a quelli già presenti nel marchio originario: generalmente un’aggiunta di parole o di lettere costituisce un’alterazione del carattere distintivo.
Non mancano tuttavia ipotesi in cui le aggiunte sono ritenute accettabili.
Si tratta di casi in cui il carattere distintivo del marchio non subisce modifiche.
Così, per il marchio Epco-sistemas, la Commissione di Ricorsi dell’EUIPO ha ritenuto accettabile che, al di sotto della scritta “SISTEMAS”, fosse presente l’ulteriore dicitura “sociedad limitada” e/o l’emblema di una E con le parole “epco SISTEMAS, S.L.”, sul presupposto che non venisse compromessa la distintività del marchio.
All’opposto, nel procedimento che ha visto coinvolto il marchio registrato CAPTAIN per stabilire se lo stesso fosse equivalente all’uso che ne veniva fatto nella pratica come CAPTAIN BIRDS EYE, la Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha disposto per la totale diversità dei marchi.
Aggiunte grafiche: aggiunta di elementi figurativi
È frequente l’aggiunta di elementi figurativi: nel caso in cui l’aggiunta di un elemento figurativo sia meramente decorativo, il carattere distintivo non viene intaccato.
Così, nella causa che ha visto coinvolto il marchio SEMBELLA, il Tribunale UE ha ritenuto decorativi e insignificanti gli elementi figurativi aggiunti, tali da non alterare il carattere distintivo del marchio.
Omissioni grafiche
Nelle diverse ipotesi di omissioni grafiche a un marchio già registrato, generalmente l’orientamento prevalente è nel senso di ritenere che se l’elemento omesso è in una posizione secondaria e non distintiva, la sua omissione non altera il marchio.
Così, in relazione al marchio registrato CASTILLO DE PERELADA, l’omissione della preposizione “de” nell’uso corrente “CASTILLO PERELADA” è stata ritenuta ammissibile perché non compromettente il carattere distintivo del marchio.
In senso diametralmente opposto si presenta il caso costituito dal marchio registrato spagnolo SABORES DE NAVARRA LA SABIDURÍA DEL SABOR e dall’interrogativo se l’omissione, dallo stesso, dell’espressione “La Sabiduria del Sabor” alterasse il carattere distintivo del marchio. La traduzione italiana dell’espressione è “Sapori di Navarra – La saggezza del sapore”. Al riguardo, il Tribunale UE ha ritenuto la dicitura “Sabores de Navarra” descrittiva in quanto riferita ad un concetto qualitativo (sapore) e ad una regione della Spagna, costituendo invece l’espressione “La Sabiduria del sabor” l’elemento distintivo del segno. La sua omissione è stata, dunque, ritenuta inammissibile.
Situazione analoga si è verificata per il marchio registrato “SP LA SPOSA”, utilizzato nel commercio nelle espressioni “LA SPOSA” o “LA SPOSA COLLECTION” per contraddistinguere “abiti da sposa”, con una evidente indicazione descrittiva dei prodotti contraddistinti dal marchio. Ebbene, il Tribunale UE ha ritenuto che la sillaba inziale costituta dalle due consonanti “SP”, costituisse elemento distintivo non solo per la sua collocazione, posta nella parte iniziale del marchio, ma anche perché priva di significato. Ergo, le varianti del marchio che omettono le due lettere “SP” provocano un’alterazione del carattere distintivo del marchio.
Alterazioni grafiche
Alcune alterazioni grafiche, anche se possono apparire insignificanti, in realtà sono da ritenersi inaccettabili. Così, se trattasi di marchio costituito da più elementi, di cui solamente uno ha carattere distintivo e tale da rendere il marchio nel suo complesso idoneo alla registrazione, va da sé che l’alterazione di detto elemento verosimilmente determina l’inammissibilità della modifica grafica a causa dell’alterazione del suo carattere distintivo. È quello che è accaduto al marchio MEXAVIT che nell’uso comune era presentato come MEXA-VIT C. Tale modifica grafica, seppur minima, non è stata ritenuta accettabile in quanto le lettere VIT (separate dalla parte inziale del segno da un trattino) sono state intese come abbreviazione descrittiva della parola Vitamina soprattutto per l’ulteriore aggiunta della lettera C (Vitamina C).
Conclusioni
In un mondo sempre più veloce e competitivo in cui i cambiamenti sono necessari e dettati dall’esigenza di restare competitivi, si avverte sempre più frequentemente l’esigenza di un restyling del logo, ma si deve avere a mente che le modifiche sono generalmente ammissibili nella misura in cui non alterino il carattere distintivo del marchio, restando proprio questo l’aspetto che però non è sempre facile da decifrare.
