Nell’articolo pubblicato nel mese di luglio scorso si è avuto modo di parlare del Metaverso e della sua relazione con la Proprietà Intellettuale. In sintesi abbiamo sottolineato l’importanza per le imprese di svolgere un accurato esame all’atto del deposito dei propri marchi laddove si ha intenzione di tutelarli nel metaverso: questo perché l’estensione dei propri segni distintivi nel contesto virtuale induce a richiedere la protezione per beni e servizi di tipo digitale, come gli NFT o le esperienze virtuali.
In particolare, onde evitare contenziosi scaturenti dalla mancata registrazione del proprio marchio negli specifici settori merceologici indicati dall’EUIPO che, peraltro, trovano conferma nella dodicesima edizione della Classificazione di Nizza entrata in vigore il 1° gennaio 2023 (dodicesima edizione della Classificazione di Nizza), molte imprese si sono attivate per estendere la tutela dei propri marchi anche nel metaverso.
Ebbene, intorno a questo tema si è sviluppato un vivace dibattito con interessanti tendenze giurisprudenziali.
Dall’analisi delle prime decisioni riguardanti le violazioni di marchi e gli NFT nel metaverso merita attenzione una decisione emessa dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (da ora EUIPO) sull’iconico marchio figurativo costituito dal pattern appartenente alla società inglese Burberry Limited. Tale decisione ha aperto un interessante dibattito sul futuro delle strategie di tutela della proprietà intellettuale nel metaverso, fortemente ancorato a sfide e opportunità in questo nuovo panorama digitale.
La vicenda della maison inglese Burberry Limited
Con domanda di marchio n. 018647205 depositata il 2 febbraio 2022, la casa di moda inglese Burberry Limited ha chiesto la registrazione, a livello europeo, del celebre marchio figurativo a colori, qui di seguito riprodotto, per le classi merceologiche 9, 35 e 41.
Tali classi sono state selezionate per utilizzare lo storico motivo tartan del brand britannico nel mondo del metaverso. In particolare, in relazione agli NFT ed altri token basati su tecnologia blockchain e ai prodotti virtuali scaricabili (ricompresi nella classe 9), con riferimento ai servizi di vendita, anche on-line, di articoli di abbigliamento e merci virtuali (appartenenti alla classe 35) ed, infine, in relazione alla fornitura di contenuti virtuali e oggetti da collezione digitali in materia di abbigliamento e accessori da utilizzare online e/o in ambienti virtuali (inclusi nella classe 41).
La decisione dell’EUIPO
Con la pronuncia dell’8 febbraio 2023, l’EUIPO ha rigettato parzialmente la domanda di registrazione del marchio figurativo della maison inglese Burberry costituito dalla fantasia più nota di un motivo scozzese di colore rosso, nero e bianco su sfondo beige.
In particolare, l’EUIPO ha escluso la registrazione del pattern di Burberry per tutti i servizi inclusi nella classe 35, mentre, per quanto riguarda le classi 9 e 41, ne ha escluso la registrabilità per gli NFT e ha, invece, accolto la domanda di registrazione limitatamente agli avatar digitali e ai video games (inclusi nella classe 9) e alla fornitura di servizi digitali relativi all’intrattenimento e ai video games (ricompresi nella classe 41).
In buona sostanza, con la suddetta pronuncia, l’EUIPO ha detto sì alla registrazione come marchio europeo del pattern Burberry per identificare avatar e videogiochi ma non per vestiti digitali nel metaverso.
L’iter decisionale: le considerazioni dell’Ufficio sulla capacità distintiva
Il baricentro della decisione assunta dall’EUIPO sul marchio Burberry e sulla sua registrabilità in relazione a prodotti e servizi digitali poggia sul carattere distintivo del segno Burberry.
Il ragionamento seguito dall’EUIPO parte dalla fondamentale premessa per cui ogni marchio deve essere in grado di poter identificare il prodotto e/o il servizio che lo contraddistingue come proveniente da una determinata impresa, così da riuscire a distinguere il prodotto/servizio da quelli delle altre imprese.
L’EUIPO ha poi aggiunto che le percezioni che ha il consumatore sui beni che si trovano nel mondo reale possono essere valutate anche in relazione ai beni virtuali, posto che la caratteristica di questi ultimi è proprio quella di riprodurre i tratti fondamentali dei beni fisici.
Muovendo da tale presupposto, l’EUIPO ha precisato di non aver fatto alcuna distinzione tra l’uso del marchio Burberry per beni appartenenti al mondo reale rispetto a quelli del mondo virtuale.
Nello specifico, a parere dell’Esaminatore europeo, l’uso di un marchio per contraddistinguere beni appartenenti a realtà diverse non costituisce un elemento significativo atto a creare distinzioni, posto che le percezioni del consumatore per i prodotti fisici possono applicarsi anche agli equivalenti beni virtuali: ciò in quanto questi ultimi emulano i medesimi beni del mondo reale.
Svolte queste considerazioni preliminari, l’EUIPO ha precisato che ciò che è importante valutare è come il consumatore percepisce il prodotto finale nel suo insieme, vale a dire se è capace di ricondurlo direttamente ad una determinata impresa, a prescindere dall’appartenenza al mondo reale o virtuale. In questo risiede il carattere distintivo del marchio.
Sulla base di queste considerazioni, l’EUIPO ha quindi vagliato la percezione del pubblico in relazione al segno distintivo in questione, cercando di accertare se il consumatore è capace di ricondurre in maniera inequivoca determinati beni a Burberry. Tale valutazione ha condotto l’EUIPO a negare la citata attitudine al marchio Burberry in questione, statuendo che le linee orizzontali e verticali dai colori rosso, bianco e nero su sfondo beige dell’iconico motivo della casa di moda inglese sono prive di elementi idonei a catturare l’attenzione del consumatore finale che verosimilmente non è proiettato ad associare a Burberry il citato segno distintivo dai tratti alquanto standard.
In altre parole – e qui sta la principale criticità della decisione in commento – l’EUIPO ha ritenuto lo storico marchio Burberry costituito da un motivo decorativo semplice e banale, carente di elementi distintivi e quindi inidoneo ad indicare l’origine dei beni e dei servizi forniti dall’impresa a cui dovrebbe essere riconducibile detto segno.
Nell’esprimere il proprio parere circa la registrabilità del logo in parola, l’EUIPO ha altresì rilevato che il segno figurativo in questione non presenta così tanti elementi di diversità da altri segni e da altre trame tessili comunemente utilizzati nel commercio del settore moda da molti altri operatori.
Il rigetto parziale della domanda di marchio della Burberry è, dunque, intervenuto per assenza di capacità distintiva e, al riguardo, l’EUIPO ha tenuto a precisare che il mondo del web è inflazionato da prodotti simili a quelli della Burberry.
Considerazioni conclusive
La decisione a cui è pervenuta l’EUIPO di rigettare la domanda di marchio figurativo del famigerato tartan beige di Burberry limitatamente ad alcuni prodotti e servizi presenta un punto di forte criticità se la motivazione del rifiuto sta nell’assenza della capacità distintiva del marchio.
La stranezza della decisione risiede proprio nel fatto che nel mondo reale il marchio Burberry nel corso degli anni ha acquisito un indiscusso carattere distintivo.
Risulta, infatti, paradossale ammettere la domanda di marchio con riguardo agli avatar digitali e ai videogiochi di cui alla classe 9, oltre che con riferimento ai servizi di fornitura di informazioni su giochi digitali e di intrattenimento ricompresi nella classe 41, per poi escluderne la registrazione per vestiti e accessori digitali scaricabili e/o utilizzabili on line in ragione dell’assenza di carattere distintivo. Così disponendo, l’EUIPO ha ammesso che lo stesso segno ha una capacità distintiva per alcuni prodotti e servizi digitali e per altri no.
L’incongruenza della decisione si fa ancora più marcata se si considera che nelle motivazioni l’EUIPO ha evidenziato che l’uso di un segno distintivo per categorie di beni ricompresi in realtà diverse non è di per sé un elemento oggetto di valutazione, dato che le percezioni del consumatore per i prodotti fisici possono essere applicate anche ai corrispondenti beni virtuali.
In definitiva, l’Ufficio Marchi europeo ha applicato requisiti di valutazione più rigidi per l’esistenza del carattere distintivo in relazione ai prodotti virtuali.
Il caso sopra riportato induce ad una attenta riflessione.
L’ascesa del metaverso e la sua crescente importanza hanno inevitabilmente indotto sempre più le imprese ad affrontare nuove sfide legate alla protezione della proprietà intellettuale. Numerose imprese hanno già adattato la strategia di tutelare la proprietà intellettuale nel mondo virtuale per sfruttare le potenzialità dei nuovi modelli di business virtuali. La pietra angolare per affrontarle con successo sta certamente nel prestare la massima attenzione alle nuove dinamiche che attanagliano il mondo virtuale, orientando il proprio business verso un approccio proattivo sia nella gestione che nella tutela dei marchi da rischi di contraffazione e violazioni.
