Un nome a dominio non è un semplice indirizzo web: è l’insegna digitale di un’impresa, spesso il primo punto di contatto con il pubblico. Ragion per cui registrare un dominio che coincide con il marchio di qualcun altro è una mossa molto rischiosa.
Una recente decisione del 2 settembre 2026, emessa in una procedura di Risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it”, ne è la chiara dimostrazione.
Il marchio anteriore era identico al dominio, l’Assegnatario non aveva alcuna legittimazione e il sito non era mai stato attivato. In queste condizioni il collegio ha ordinato il trasferimento del dominio al titolare del marchio.
Non è servita una causa lunga e costosa, ma una procedura specializzata che ha dato piena ragione a chi aveva registrato e usato il segno (cioè il marchio) per primo.
［Vedi anche Unitarietà dei segni distintivi: il domain name come elemento distintivo ］
Indice
Il caso in breve
Una società bolognese attiva nella comunicazione, nei contenuti multimediali e nei servizi digitali ha chiesto al PSRD MFSD di Milano (Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute), accreditato dal Registro.it, la riassegnazione di un nome a dominio.it che riproduceva per intero la denominazione del proprio marchio.
Il marchio era stato registrato nel 2020 e utilizzato da molto tempo addietro come segno distintivo dell’attività e come nome del sito.
Il dominio, invece, era stato creato soltanto nel 2025 da un’impresa romana attiva in settori tecnologici del tutto diversi, e non conduceva ad alcun sito attivo.
Il Regolamento per la risoluzione delle dispute consente la riassegnazione quando ricorrono tre requisiti, tutti da provare:
- identità o confondibilità del dominio con un segno anteriore,
- assenza di diritti o interessi legittimi in capo all’Assegnatario
- registrazione e uso in malafede.
Vediamo come il collegio ha applicato questi criteri al caso concreto.
L’applicazione dei citati criteri da parte del collegio.
Primo requisito: identità o confondibilità con un segno anteriore
Il primo passaggio sta nel dimostrare che il dominio contestato è identico o confondibile con un marchio, o un altro segno distintivo, su cui il ricorrente vanta diritti anteriori.
Il marchio era registrato con una veste grafica, ma il collegio ha osservato che la struttura figurativa era minima e non predominante: la denominazione in caratteri neri, senza spazi, accompagnata solo da un piccolo segno stilizzato al posto di un accento.
Non vi era alcun elemento grafico autonomo o prevalente capace di spostare il peso distintivo del marchio dalla sua parte verbale. Ne è derivata una sostanziale identità con il nome a dominio, che riproduceva integralmente la componente denominativa senza alcun elemento differenziante.
Tali rilievi conducono a due indicazioni pratiche.
La prima è che un marchio figurativo o complesso non è una tutela debole contro le registrazioni dei domini: se la forza distintiva sta nelle parole, è su quelle che si costruisce il confronto.
La seconda riguarda l’ aspetto pratico è che l’estensione “.it” è un mero requisito tecnico e non incide sul giudizio di identità o confondibilità.
Aggiungere il suffisso non rende di certo diverso ciò che è uguale.
Secondo requisito: nessun diritto o interesse legittimo
Il secondo requisito richiede di provare che l’Assegnatario del dominio non abbia alcun diritto o interesse legittimo sul nome.
È una prova negativa, per definizione difficile da fornire. Per questo la prassi dei collegi ritiene sufficiente una prova prima facie, che sposta sulla parte resistente l’onere di dimostrare il contrario.
Nel caso in esame non sono di certo mancati gli elementi.
L’impresa resistente operava in ambiti completamente diversi da quello del marchio registrato, non era conosciuta con quel nome e non era mai stata autorizzata dal titolare a usarlo.
- Il dominio non era collegato ad alcun sito attivo
- il segno non compariva nemmeno sul sito dell’impresa.
- Non risultava titolare di marchi corrispondenti, ma solo di una domanda relativa a un segno con una denominazione completamente diversa.Tali circostanze sono state ritenute dal collegio seppur non decisive, ma pur sempre ulteriori indizi dell’assenza di legami con il segno contestato.
La società Resistente non ha portato alcun elemento a proprio favore e il requisito è stato ritenuto soddisfatto.
Terzo requisito: la malafede
Rappresenta il capitolo più interessante in quanto la malafede raramente si dimostra con una prova diretta: emerge da un insieme di circostanze tra loro convergenti.
Nel caso concreto il collegio ne ha valorizzate diverse.
- La prima è l’anteriorità del marchio che era stato registrato anni prima della creazione del dominio.
- La seconda circostanza attiene alla notorietà e al radicamento storico del segno, documentati da archiviazioni storiche del vecchio sito della Ricorrente, da pagine informative di terzi e da profili social attivi da molti anni.
- La terza è la natura stessa della denominazione: non una parola generica o di uso comune che si possa adottare per caso, ma una espressione composta e caratterizzante, che identifica una realtà ben precisa.
Registrarla per pura coincidenza o per una scelta neutra appare poco credibile, soprattutto quando manca qualunque collegamento con l’attività dell’Assegnatario/Resistente.
Il collegio ha dedotto che, al momento della registrazione, l’Assegnatario fosse ben a conoscenza dei diritti altrui.
Da ultimo, il collegio ha fatto leva sul cosiddetto “passive holding” o mera detenzione passiva.
Il collegio ha accolto il tradizionale orientamento secondo cui la mera detenzione passiva di un dominio, che non conduce ad alcun sito, è un elemento idoneo a far desumere la malafede, perché lascia ipotizzare che il nome sia stato registrato al solo scopo di tenerlo a danno dell’avente diritto.
Nel caso concreto la detenzione passiva era desumibile da diversi fattori, quali la perfetta coincidenza con un marchio anteriore, la lunga notorietà del segno e l’assenza di diritti dell’Assegnatario. A ciò si aggiunge anche un effetto impeditivo: il titolare del marchio non poteva più usare il proprio segno nel corrispondente dominio .it.
［Vedi anche Marchi vs. domini .it: quando e come ottenere la riassegnazione］
Il silenzio costa caro
Un ultimo aspetto merita attenzione. L’Assegnatario/Resistente era stato formalmente invitato a rispondere e aveva ricevuto in tempo utile tutta la documentazione, ma non ha depositato alcuna replica. La controversia è stata quindi decisa sulla base degli atti della società Ricorrente e, secondo il collegio, anche il silenzio depone a favore della mancanza di buona fede e di sostenibili diritti o interessi legittimi. Chi riceve un reclamo e sceglie di non rispondere rinuncia a fornire la propria versione dei fatti e lascia spazio soltanto ai documenti della controparte.
Conclusioni
Questa decisione offre un insegnamento per i titolari di marchi che può dirsi duplice.
Registrare il marchio è il presupposto per poter agire: senza un diritto anteriore, la procedura di riassegnazione non può essere attivata.
Conservare le prove dell’uso nel tempo (come archivi web, pagine di terzi, profili social e materiale editoriale) può fare la differenza nel dimostrare notorietà e malafede.
È sempre opportuno monitorare le nuove registrazioni di domini simili al proprio marchio, perché intervenire subito è più semplice che inseguire il problema a distanza di anni.
Ancora più netto è il messaggio per chi registra nomi a dominio. Prenotare un nome che coincide con il marchio altrui, non è una strategia neutra. Lasciarlo inutilizzato non protegge: può anzi aggravare la posizione, perché il passive holding è considerato un indizio di malafede.
Anche operare in un settore diverso è un elemento a discapito, dato che l’assenza di qualsiasi collegamento tra la propria attività e il segno rende più difficile giustificare la scelta.
La decisione, in sostanza, conferma una regola semplice e di grande rilievo pratico: il nome a dominio segue il marchio anteriore. Quando un segno registrato e usato da tempo viene riprodotto integralmente in un dominio da chi non ha alcun titolo per farlo, e viene tenuto fermo senza essere utilizzato, la riassegnazione al titolare del marchio è l’epilogo naturale.
Nell’economia digitale il nome è un asset e va tutelato con la stessa cura con cui si registra un marchio.
