In forza del principio di unitarietà dei segni distintivi vedi anche articolo: “Unitarietà dei segni distintivi: il domain name come elemento distintivo“, i nomi a dominio godono di una tutela analoga a quella dei marchi sia nella fase di registrazione che in quella di utilizzazione. Infatti, al titolare di un domain name registrato sono concessi i rimedi della revoca e del trasferimento dell’assegnazione di un nome a dominio registrato successivamente che crei un rischio di confusione (art. 118, comma 6, c.p.i.). Analogamente, i titolari di marchi registrati possono agire contro registrazioni fraudolenti di nomi a dominio.
Il domain name è, infatti, una locuzione tecnica utilizzata per indicare l’indirizzo di un sito internet nel World Wide Web.
Il nome a dominio, solitamente composto da lettere, numeri e caratteri speciali, può acquisire un significativo valore commerciale, al punto da essere considerato equivalente a un marchio d’impresa.
Da qui, l’esigenza di usufruire di un sistema di protezione contro gli abusi di indebito utilizzo, a fini di profitto, di domain names uguali, simili o, comunque, confondibili con nomi a dominio o marchi dei legittimi titolari. L’adozione di un nome di dominio successivo alla domanda di registrazione di un marchio rappresenta una condotta illecita e legittima la richiesta di revoca dell’assegnazione del nome a dominio stesso in quanto la registrazione di un domain name che riproduce o contiene il marchio altrui costituisce un’ipotesi di contraffazione del marchio.
In questo articolo si intende, dunque, illustrare un importante ed efficace rimedio esperibile con riguardo a domain name con estensione geografica .it, relativi all’Italia.
Indice
La procedura di riassegnazione
In presenza, dunque, di un fenomeno di cybersquatting (concetto accennato nell’ultima frase dell’articolo di gennaio 2025), ovvero di registrazione di domini eseguita in mala fede in quanto corrispondenti a marchi altrui anteriori, è possibile attivare la c.d. procedura di riassegnazione.
La procedura di riassegnazione è una particolare procedura amministrativa utilizzata per contestare l’assegnazione illecita di nomi a dominio aventi suffisso geografico “.it”. Tale procedura è stata istituita dal Registro Italiano dei Nomi “.it” (autorità italiana preposta all’assegnazione e alla gestione dei nomi a dominio dotati appunto di suffisso geografico “.it”), con lo scopo di ottenere il trasferimento in favore di chi ne abbia diritto di un nome a dominio registrato in malafede da chi non ha alcun diritto sul medesimo.
La procedura di riassegnazione consente, dunque, di verificare non solo la legittimità del diritto o del titolo all’uso del dominio da parte del soggetto che ne appare formale assegnatario, ma anche di verificare che il nome a dominio non sia stato registrato e/o venga mantenuto in mala fede.
La riassegnazione è una procedura molto snella e rapida che permette di trasferire la proprietà di un dominio conteso da un soggetto ad un altro, alternativa all’instaurazione di un contenzioso dinanzi la competente autorità giudiziaria ordinaria.
Adempimenti preliminari alla procedura di riassegnazione
Chi ritiene di aver diritto all’uso di un dominio registrato da altri in malafede, può dunque attivare la procedura per la riassegnazione dello stesso che deve essere preceduta da una formale opposizione all’assegnazione del nome a dominio.
L’opposizione si attua mediante l’invio al Registro del ccTLD .it, di una raccomandata con ricevuta di ritorno manifestando l’intenzione di proporre opposizione all’assegnazione del nome a dominio effettuata a favore altrui.
L’opposizione è fondamentale per due ordini di motivi: preliminarmente perché in sua assenza la procedura di riassegnazione non può essere iniziata; in secondo luogo perché, una volta ricevuta l’opposizione, il dominio contestato viene posto dal Registro nello specifico stato di “challanged”, con la conseguenza che, finché dura detto stato, il nome a dominio stesso non può essere ceduto dall’assegnatario ad altri che non sia chi lo ha contestato (art. 5.1, ultimo comma, Regolamento di assegnazione).
Formalizzata la contestazione del domain name nei modi sopra descritti, la procedura di riassegnazione deve essere promossa entro 6 mesi.
Presupposti e condizioni per avviare la procedura di riassegnazione
Ai sensi del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” e del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”, è possibile promuovere – tramite il deposito di un apposito reclamo – una procedura di riassegnazione di un dominio, ove ricorrano le seguenti condizioni.
a) Identità, confondibilità e diritti
L’articolo 3.6, primo comma, lettera a) del citato Regolamento Dispute prescrive l’avvio di una procedura di riassegnazione per quei nomi di dominio in relazione ai quali il ricorrente dichiari che: «il nome sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome e cognome».
In altre parole, il ricorrente deve dimostrare di essere titolare di marchi registrati anteriori alla registrazione del nome a dominio contestato, identici o confondibili al dominio contestato.
b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato
Come disposto dall’art. 3.6, lettera b, Regolamento Dispute, «l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione».
Nello specifico, il resistente è tenuto a provare di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato. Diversamente, sarà ritenuta soddisfatta la prescritta circostanza di cui alla citata lettera b), primo comma, art. 3.6 Regolamento Dispute.
c) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede
Ai sensi dell’articolo 3.6, primo comma, lettera c) Regolamento Dispute, occorre da ultimo verificare l’eventuale registrazione e/o uso in mala fede del dominio. Per verificare la ricorrenza di detto requisito, l’art. 3.7 Regolamento Dispute contiene un elenco (peraltro esemplificativo e non esaustivo) di situazioni che, laddove dimostrate, provano la registrazione e l’uso del dominio in mala fede. In particolare la presenza di una delle seguenti circostanze – ad esempio – è donea a far ipotizzare la mala fede.
- La registrazione del nome a dominio con l’intento principale di venderlo, concederlo in uso o trasferirlo al legittimo titolare di un diritto riconosciuto (nazionale o comunitario) o a un suo concorrente, a un prezzo superiore ai costi sostenuti per la registrazione e il mantenimento.
- L’acquisizione del nome a dominio con lo scopo di impedire al legittimo titolare di un nome, marchio, denominazione geografica o altro segno distintivo di registrarlo come dominio, specialmente se utilizzato per attività in concorrenza con il ricorrente o per sviare cittadini in cerca di informazioni su enti pubblici e istituzioni.
- La registrazione finalizzata a danneggiare un concorrente o appropriarsi del nome e cognome del ricorrente, arrecandogli un pregiudizio economico o reputazionale.
- L’utilizzo del nome a dominio per attrarre traffico online con l’obiettivo di ottenere un profitto, generando confusione con un nome tutelato dal diritto nazionale o comunitario o con quello di un ente pubblico.
- La registrazione di un nome proprio, di un ente pubblico o privato, senza alcun legame dimostrabile tra il titolare del dominio e il nome registrato.
Esito della procedura
La procedura di riassegnazione si conclude o con una decisione di trasferimento/riassegnazione del dominio a favore del soggetto che ha presentato il reclamo, ovvero con il rigetto del medesimo.
Posto che trattasi di una procedura amministrativa molto celere, della durata massima di circa due mesi, il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) non ha alcun potere di condanna a forme di risarcimento.
Nel caso in cui il PSDR disponga per la riassegnazione del dominio, la sua decisione viene eseguita dal Registro salvo che non riceva, nel termine di 15 giorni dalla suddetta decisione, comunicazione da parte del resistente di aver avviato un giudizio ordinario in relazione al suddetto nome a dominio.
