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Cos’è l’uso referenziale di un marcio altrui?
L’uso referenziale rientra tra gli usi leciti di marchi altrui a fini descrittivi e non distintivi.
Si è in presenza di un uso referenziale di marchio altrui quando il suo uso è finalizzato a contraddistinguere la specifica destinazione di un prodotto o di un servizio offerto dal terzo.
Tale uso supera, invece, il limite della liceità e diventa illecito quando l’uso di un segno altrui ovvero la riproduzione di loghi altrui non paiono giustificati dall’esigenza espressiva.
L’art. 14 Reg. 2017/1001 (RMUE) prescrive specifiche situazioni che limitano il diritto del titolare di un marchio europeo di potersi opporre all’uso di un segno identico o simile al proprio da parte di un terzo soggetto.
Tra le specifiche circostanze richiamate nell’art. 14 RMUE rientra anche l’uso referenziale del marchio, vale a dire l’uso di un marchio altrui che trova legittimazione nella finalità di specificare la destinazione di prodotti o servizi del titolare di tale marchio, come si verifica molto frequentemente nel settore degli accessori o dei pezzi di ricambio [cfr. art. 14, par. 1, lett. c) RMUE].
La previsione normativa dell’uso di un marchio altrui a fini referenziali consente, dunque, a terzi fornitori di prodotti o di servizi complementari a quelli propriamente offerti dal titolare del marchio di utilizzare tale marchio per contraddistinguere la destinazione di un prodotto commercializzato o di un servizio offerto dal terzo.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha recentemente risolto in via pregiudiziale una interessante questione sugli usi leciti di segni distintivi altrui Corte di giustizia 25.01.2024, C-334/22, Audi AG c. GQ. Il caso Audi ha assunto una peculiare rilevanza nell’ambito della Proprietà Intellettuale con riferimento all’ambito di applicazione dell’uso referenziale del marchio nel settore dei pezzi di ricambio per automobili e costituisce un significativo precedente nel settore dei ricambi automobilistici.
La vicenda
Il caso ha riguardato la messa in commercio di un particolare pezzo di ricambio destinato ad autoveicoli a marchio Audi. Nello specifico si trattava di griglie per radiatori non originali che contenevano un supporto per il fissaggio dell’emblema di Audi che faceva parte della mascherina del radiatore e la cui forma ricalcava proprio il logo Audi.
A dare avvio alla querelle giudiziale è stata la casa automobilistica tedesca Audi che ha citato in giudizio, dinanzi il Tribunale regionale di Varsavia, il venditore delle suddette griglie per radiatori realizzate per essere adattate a modelli storici di autoveicoli Audi. Con il ricorso l’Audi ha contestato l’illecita riproduzione del proprio marchio figurativo su pezzi di ricambio non originali, chiedendo di vietarne la promozione, commercializzazione ed importazione.
La contestazione è scaturita proprio dalla particolare forma presente su tali griglie sulle quali vi era appunto una riproduzione quasi fedele del logo costituito dai quattro cerchi intrecciati che caratterizzano il ben noto marchio registrato dall’Audi.
La controversia è stata sospesa in ambito nazionale e rimessa in via pregiudiziale alla CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità o meno dell’utilizzo di un supporto progettato in modo simile o identico ad un marchio registrato e sulle implicazioni scaturenti dalla messa in vendita di ricambi non ufficiali per automobili.
In particolare, alla Corte di Giustizia europea è stato chiesto di chiarire l’estensione del diritto conferito al titolare di un marchio di poter vietare a terzi operanti nel campo degli accessori per automobili l’uso in commercio di un segno identico o simile al proprio marchio.
Nello specifico, la Corte di Giustizia è stata chiamata a decidere se l’uso del marchio dell’Audi sulle griglie per radiatori potesse o meno qualificarsi come uso referenziale di marchio altrui.
L’analisi della Corte di Giustizia europea
L’analisi del giudice europeo ha preso le mosse dalla constatazione per cui l’elemento per il fissaggio dell’emblema, riproducente il marchio Audi, era collocato sulle griglie per radiatori in modo tale che, fino a quando l’emblema di Audi non fosse stato fissato, il segno identico o simile a tale marchio era ben visibile al pubblico di riferimento
Secondo la Corte, detto elemento di fissaggio, contenente l’emblema Audi e ben visibile al pubblico di riferimento sin dalla promozione del ricambio, creava inevitabilmente un immediato collegamento con il marchio Audi, con la conseguente compromissione delle funzioni di garanzia circa l’origine e la qualità del prodotto.
Nel corso del procedimento a quo la Corte di Giustizia ha, dunque, rilevato che le griglie per radiatori in questione
- non sono state né prodotte né autorizzate dal titolare del marchio, né tanto meno sono state messe in commercio con il suo consenso,
- erano state appositamente progettate dotandole di uno specifico elemento che consentisse il fissaggio dell’emblema Audi, con forma riproducente il marchio figurativo Audi.
La Decisione della Corte
In ragione delle suddette valutazioni, la Corte di Giustizia europea ha ritenuto di escludere che l’apposizione del supporto così sagomato sulle griglie per radiatori ai fini della loro commercializzazione potesse rientrare tra le ipotesi di uso referenziale lecito. All’opposto, per la CGUE tale uso rappresenta un uso nel commercio del segno altrui, vale a dire nel contesto di un’attività commerciale orientato a un vantaggio economico, con un evidente grave pregiudizio per le tipiche funzioni del marchio, tra cui quella di garantire l’identità di origine del prodotto o del servizio.
A parere della Corte di Giustizia, dunque,
l’elemento per il fissaggio dell’emblema di Audi è stato progettato con la specifica finalità di commercializzare una griglia per radiatori riproducente il più fedelmente possibile quella originale, e, dunque, sganciata dalla reale necessità di contraddistinguere la destinazione del pezzo di ricambio.
Tale osservazione ha indotto la Corte a ritenere che l’uso del marchio figurativo di Audi fatto dal rivenditore delle griglie per radiatori non può qualificarsi come uso referenziale del marchio.
Conclusioni
In conclusione, il diritto esclusivo del titolare di un marchio di vietare a terzi l’uso nel commercio di un segno identico o simile al proprio marchio in relazione a prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato (ex art. 9 RMUE) si arresta laddove l’uso di un marchio altrui persegue una funzione strettamente identificativa della reale destinazione del prodotto o servizio.
Di contro, quando un segno, identico o simile a un marchio dell’Unione europea, costituisce un elemento di un pezzo di ricambio per autoveicoli, progettato per il fissaggio dell’emblema del costruttore di tali veicoli su quest’ultimo e non è utilizzato per designare o per fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, ma per riprodurre nel modo più fedele possibile un prodotto di tale titolare, un siffatto uso di detto marchio non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
…alcune riflessioni.
Dalla decisione assunta dalla Corte di Giustizia europea consegue una interessante riflessione sul mondo della produzione e commercializzazione dei pezzi di ricambio: il divieto di utilizzare elementi simili o identici a marchi registrati deve spingere i produttori di accessori e di parti di ricambi a realizzare componenti privi di caratteristiche distintive.
Se, dunque, da un lato vi è l’obbligo per i produttori di pezzi di ricambio di distribuire soltanto parti prive di segni distintivi, dall’altro alto accresce il rischio di pratiche restrittive nel mercato.
Ne consegue che, nel settore della produzione e della commercializzazione dei pezzi di ricambio, occorre conciliare la stringente esigenza di tutelare i diritti di proprietà industriale con la necessità di salvaguardare una concorrenza non falsata tra i produttori di veicoli ed i rivenditori dei pezzi di ricambio non originali, nonché con l’interesse dei consumatori a poter scegliere tra l’acquisto di pezzi di ricambio originali o meno.
