Il Tribunale dell’Unione Europea ha recentemente chiuso una lunga controversia legale confermando la decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) di annullare la registrazione del marchio “PriSecco” in quanto ritenuto evocativo della Denominazione di Origine Controllata “Prosecco”.
Indice
Il principio dibattuto
La sentenza resa dal Tribunale dell’UE su Prosecco e Prisecco ribadisce con forza un principio cruciale: la difesa dell’integrità dei marchi non conosce confini merceologici, e la somiglianza visiva e fonetica rimane un nemico da combattere anche quando i prodotti appartengono a categorie diverse.
Si torna a parlare della somiglianza tra marchi esaminando il caso Prosecco vs Prisecco: una sentenza che sigla definitivamente come l’affinità tra marchi costituisce una minaccia da estirpare a prescindere dalla diversità dei prodotti in questione.
Da altra angolazione, può dirsi che la recente decisione assunta dal Tribunale di Lussemburgo testimonia la necessità di prevenire qualsiasi violazione per proteggere sia le filiere produttive che i consumatori da ogni tipo di sfruttamento derivante dalla notorietà dei prodotti, con l’obiettivo di rafforzare la tutela delle denominazioni a livello internazionale.
La decisione rappresenta un importante riconoscimento per il sistema delle denominazioni di origine europee e per la tutela del made in Italy nel mercato europeo.
I precedenti: il procedimento di nullità per evocazione indebita.
Nel 2015 la società tedesca Manufaktur Jörg Geiger GmbH, attiva nel settore del food & beverage, aveva depositato il marchio “PriSecco”, giunto con successo a registrazione con No. 014224083 per contraddistinguere cocktail analcolici e bevande a base di succhi di frutta (classe merceologica 32).
Tuttavia, il 3 settembre 2020, il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata «Prosecco» ha depositato presso l’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio “PriSecco” per evocazione indebita (procedimento di annullamento n. 46 269 C), sostenendo che il nome “PriSecco” richiamasse indebitamente Prosecco, la celebre denominazione di origine italiana che designa il vino. Con il proprio ricorso, il Consorzio ha altresì ritenuto che, a causa della somiglianza tra i termini “PriSecco” e “Prosecco”, della reputazione della DOP e dell’affinità tra i prodotti “cocktail analcolici” e “vino”, il consumatore venisse inevitabilmente indotto in errore, associando i due segni.
Dal canto suo, la società tedesca, in sua difesa, ha fatto leva sulla circostanza che i prodotti a confronto non possono essere considerati affini. Da una parte vi è un vino spumante, dall’altra invece una bevanda analcolica. I diversi prodotti appartengono, peraltro, a due classi merceologiche distinte secondo la Classificazione di Nizza: la classe 33 per i vini e la classe 32 per le bevande analcoliche. Inoltre, la società titolare del marchio “PriSecco” ha invocato l’applicazione dell’art. 61 RMUE relativo alla preclusione per tolleranza, sostenendo che il Consorzio fosse a conoscenza da anni del marchio senza essersi mai attivato per tutelare la DOP.
Esaminato il caso, la Divisione Annullamento dell’EUIPO nel 2022 è giunta a dichiarare nullo il marchio “PriSecco”, escludendo l’applicazione dell’istituto della preclusione per tolleranza nei confronti degli organismi titolari di DOP o IGP. Inoltre, ha stabilito che i termini “PriSecco” e “Prosecco” presentano forti somiglianze sia visive che fonetiche, tali da generare una possibile associazione da parte del consumatore medio europeo. Così disponendo, l’EUIPO ha riconosciuto che «il Prosecco è diventato il vino spumante più rinomato dell’Unione Europea, insieme allo Champagne».
L’azienda tedesca ha poi impugnato la decisione di nullità presso la quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO, che il 30 maggio 2024 ne ha confermato la nullità (procedimento R 1454/2022-5).
In caso e la decisione del Tribunale dell’Unione Europea
La vicenda ha assunto i caratteri giurisdizionali in quanto l’ultimo ricorso della società tedesca è stato presentato dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea (Causa T-406/24), ma anch’esso è stato nuovamente respinto.
Con la recente sentenza del 24 settembre 2025 il Tribunale di Lussemburgo ha stabilito, in particolare, che il divieto di “evocazione” di una denominazione di origine protetta (DOP) trova applicazione anche quando il segno in contestazione rivendica prodotti differenti e distanti, laddove la forte somiglianza visiva e fonetica e la vicinanza merceologica sono tali che la percezione del consumatore medio europeo converge inevitabilmente verso un’associazione diretta con il marchio tutelato dalla DOP.
Il Tribunale, quindi, ha confermato che la Commissione di Ricorso ha compiuto una corretta valutazione e ha applicato correttamente i criteri per accertare l’evocazione. Infatti, il Tribunale ha chiarito che, pur in mancanza di identica natura dei prodotti, la forte somiglianza visiva e fonetica tra i segni e la quasi totale inclusione della dicitura “Prosecco” nel marchio contestato sono elementi che giustificano l’esistenza dell’evocazione.
Il Tribunale UE, riconosciuta la diffusione internazionale della DOP Prosecco e l’esigenza di tutelarne integrità e valore economico-culturale, ha chiarito che la forte somiglianza tra “PriSecco” e “Prosecco”, unita alla vicinanza dei prodotti, è sufficiente per l’evocazione; irrilevante la preesistenza invocata da Manufaktur Jörg Geiger GmbH.
La motivazione del Tribunale UE
Nonostante le ovvie diverse caratteristiche dei prodotti designati dai segni in conflitto, i giudici europei hanno evidenziato che entrambe le bevande, l’una alcolica e l’altra analcolica, sono consumate durante gli aperitivi e vengono venduti nei supermercati nei medesimi scaffali l’uno accanto all’altro, determinandosi un inevitabile rischio di confusione per il consumatore.
Nel riscontrare la forte somiglianza visiva e fonetica tra i due segni in conflitto, il Tribunale UE ha, in particolare, rilevato che il termine “Prosecco” è quasi interamente contenuto all’interno del segno “PriSecco”, rendendo sufficiente l’evocazione.
Ed è proprio con riferimento alla presunta diversità dei prodotti, si è stabilito che l’evocazione può sussistere anche in assenza di un’identità o affinità merceologica. Sebbene le due bevande appartengano formalmente a classi distinte, è necessario considerare la vicinanza tra le specifiche modalità di consumo e la loro commercializzazione. Poiché sia i vini che i cocktail (anche se analcolici) vengono consumati nei medesimi contesti sociali e la loro distribuzione coinvolge gli stessi canali, quali bar, caffetteria, lounge bar, ecc. o anche supermercati.
Il Tribunale dell’Unione Europea, confermando la decisione di nullità emessa dall’EUIPO, ha affermato che la tutela delle DOP si estende anche a prodotti appartenenti a classi merceologiche formalmente differenti, qualora esista una concreta prossimità commerciale e di consumo.
Per la terza volta si conferma l’evocazione indebita della Doc Prosecco da parte del segno PriSecco.
Considerazioni conclusive
Con la sentenza in commento il Tribunale dell’UE ha tracciato una linea netta: la protezione dei marchi è inderogabile, persino quando la somiglianza riguarda categorie merceologiche diverse. Una conferma che la confondibilità non si arresta alle soglie del catalogo produttivo, ma abbraccia la tutela complessiva del brand.
PriSecco è soltanto uno dei molteplici casi che nel corso degli anni hanno generato spiacevoli tentativi di sfruttamento. Molto frequentemente si assiste a fenomeni di violazione di denominazioni d’origine protetta in diversi tipi di prodotti e servizi.
La vittoria di Prosecco sul segno PriSecco dimostra la forte determinazione per combattere questi fenomeni, con l’obiettivo di salvaguardare qualità e reputazione di un’intera filiera produttiva.
