Il carattere che accomuna tutti i marchi che rientrano nel novero dei marchi c.d. “notori” o “rinomati” è la fama; si tratta di marchi che appartengono ad un gruppo di marchi conosciuti dai consumatori indipendentemente dall’uso che questi facciano dei prodotti. Come tali, detti segni sono dotati di una intrinseca potenzialità ultra-merceologica, in quanto conosciuti dalla totalità dei consumatori e, quindi, immediatamente riconoscibili anche quando applicati su prodotti non tipici nella categoria merceologica originaria. In forza di questa loro peculiarità, i marchi rinomati godono di una extra-protezione, slegata da un giudizio di confondibilità.
Indice
I marchi rinomati
Un marchio è un segno distintivo che racchiude storia, tradizione, reputazione e riconoscibilità nel mercato. Quando un marchio acquisisce una significativa notorietà, la legge lo protegge per evitare usi che possano indebolire la sua identità e prestigio.
Il marchio rinomato è, quindi, un segno che ha guadagnato una notevole esclusività e reputazione, grazie a una lunga storia di qualità, innovazione e marketing efficace.
Esso è così conosciuto dal pubblico da diventare universalmente riconoscibile nel mercato.
La caratteristica principale dei marchi notori è la loro fama, che li rende immediatamente identificabili, anche quando vengono utilizzati per prodotti di categorie merceologicamente diverse. Proprio per questo motivo, i marchi notori godono di una protezione amplificata, che include anche la tutela contro tentativi di sfruttamento illecito.
La disciplina dei marchi rinomati è stabilita dall’articolo 12 del Codice della Proprietà Industriale. In particolare, il comma 1, lettera f), vieta la registrazione di un marchio se è identico o simile a un marchio anteriore rinomato, indipendentemente dai prodotti o servizi per cui è richiesta la registrazione, se tale utilizzo può apportare un indebito vantaggio grazie al carattere distintivo e alla notorietà del marchio preesistente, o se può danneggiarlo.
La protezione dei marchi rinomati è ulteriormente rafforzata dall’articolo 20 del Codice della Proprietà Industriale, comma 1, lettera c), che consente al titolare di un marchio rinomato di vietare a terzi l’uso di un segno identico o simile, qualora possa sfruttare o danneggiare la reputazione del proprio marchio, indipendentemente dal rischio di confusione diretta.
Anche la giurisprudenza, sia nazionale che europea, presta particolare attenzione a questa forma di protezione.
Natura della violazione
La violazione di un marchio rinomato si manifesta quando si trae un vantaggio indebito dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà. Questo avviene quando un richiedente, seguendo l’esempio del marchio notorio, sfrutta la capacità attrattiva del segno anteriore e contraddistingue i propri prodotti con un marchio identico o simile a quello ampiamente conosciuto sul mercato. In questo modo, il richiedente si appropria indebitamente del potere attrattivo e del valore pubblicitario del marchio notorio, sfruttando la sua reputazione, immagine e prestigio.
Questa situazione può sfociare in fenomeni di parassitismo commerciale, in cui il richiedente si arroga il diritto di utilizzare, senza alcun compenso economico, gli investimenti promozionali del titolare del marchio notorio preesistente per favorire il lancio del proprio marchio.
Il consumatore di riferimento e la valutazione dell’indebito vantaggio
La nozione di «indebito vantaggio» si incentra sui benefici per il marchio posteriore piuttosto che sul danno al marchio originario: ciò che è vietato è lo sfruttamento del marchio anteriore da parte del titolare del marchio posteriore. Di conseguenza, la sussistenza della violazione consistente nell’indebito vantaggio ottenuto dalla notorietà e dal carattere distintivo del marchio anteriore deve essere valutata prendendo a riferimento i consumatori medi dei prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione del marchio posteriore.
Al fine di accertare se l’uso di un segno trae un indebito vantaggio dalla notorietà di un marchio anteriore, occorre compiere una valutazione globale che tenga conto di tutti i fattori pertinenti alle circostanze del caso di specie. In particolare, l’indebita appropriazione del carattere distintivo e della notorietà del marchio anteriore presuppone un’associazione tra i rispettivi marchi, che consenta il trasferimento della forza attrattiva e del prestigio al segno posteriore. Più l’evocazione del marchio notorio ad opera del marchio contestato è immediata ed intensa, più cresce il rischio che l’uso del marchio tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.
Il caso Zara
Muovendo da queste considerazioni, recentemente la Corte di cassazione, con ordinanza n. 1180/2025 del 17 gennaio 2025, ha riconosciuto la nullità di alcuni marchi contenenti la dicitura “ZARA” registrati nel settore alimentare, interpretando il comportamento adottato dal titolare di questi marchi come un tentativo di sfruttare la notorietà del marchio di moda.
La vicenda giudiziaria
La querelle trae origine da una contestazione fatta dalla multinazionale spagnola Inditex S.A., colosso dell’abbigliamento e proprietaria del noto marchio di moda ZARA, segno distintivo rinomato a livello internazionale, contro la registrazione, da parte della società italiana Ffauf Italia S.p.A., di alcuni marchi contenenti il nome “ZARA” per prodotti alimentari, sul presupposto che violassero i propri diritti esclusivi.
La contestazione non è stata incentrata sul rischio di confusione tra i segni per il consumatore – che generalmente costituisce il parametro di valutazione circa la violazione di un marchio – in quanto risulta difficile immaginare che la celebre casa di abbigliamento possa essersi imbattuta anche nel settore alimentare.
L’obiezione sollevata dal titolare del marchio di moda è stata piuttosto incentrata sui seguenti argomenti che costituiscono due fondamentali rischi:
- diluizione del marchio: l’uso del segno ZARA in contesti merceologici diversi dal settore moda avrebbe potuto affievolire il forte carattere distintivo del segno di moda, indebolendone l’esclusività e il prestigioso valore percepito dal pubblico;
- agganciamento parassitario: inevitabilmente il titolare del nuovo marchio avrebbe beneficiato del prestigio e della notorietà acquisiti dal marchio di moda anteriore sfruttando un indebito vantaggio dalla sua fama, senza sostenere i medesimi investimenti in immagine e pubblicità.
Il principale timore della casa di moda spagnola era che l’utilizzo senza controllo della parola “ZARA” in una varietà di settori avrebbe certamente svuotato il segno notorio del suo acquisito valore esclusivo, perdendo la sua capacità di evocare immediatamente nel pubblico la casa di moda di riferimento.
In primo grado, il Tribunale di Genova ha respinto le richieste della casa di moda spagnola negando ogni rischio di confusione tra i segni: per i giudici genovesi la diversità merceologica escludeva, infatti, ogni possibile interferenza tra i marchi in contestazione.
Di segno opposto, invece, la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Genova che ha riconosciuto la notorietà del termine “ZARA”, affermando che l’uso del medesimo segno nel settore alimentare poteva compromettere l’identità del marchio originario, con sfruttamento illecito della sua fama. Di conseguenza, i marchi contestati sono stati dichiarati nulli con divieto di ogni utilizzo.
La decisione della Corte di Cassazione
In sede di legittimità, la Corte di Cassazione ha confermato integralmente l’orientamento dei giudici d’appello, specificando che la tutela dei marchi rinomati non è circoscritta ai casi di confondibilità ma si estende anche alla protezione contro la diluizione e l’agganciamento parassitario.
Trattasi di una sentenza che rappresenta un importante precedente per le imprese: non basta cambiare settore merceologico per sfuggire a possibili contestazioni. La protezione di un marchio e il valore che ha acquisito non sono limitati soltanto ai prodotti contraddistinti dal medesimo segno ma la sua tutela si estende anche in rapporto alla percezione che il pubblico ha del segno. Proteggere un segno significa tutelare l’asset strategico che è fondamentale per garantire la sostenibilità e la competitività nel lungo periodo.
La diluizione del marchio
Il ragionamento seguito dai giudici di legittimità è stato preliminarmente incentrato sul fenomeno della diluizione del marchio rinomato che costituisce un grave rischio per la sua identità. Infatti, per la Suprema Corte, l’uso del segno ZARA per contraddistinguere prodotti alimentari avrebbe indebolito l’acquisito carattere distintivo del marchio originario, registrato da tempo nel settore moda.
Sebbene non sia stato dimostrato un danno diretto alla reputazione della casa di moda, la sola possibilità di un uso non controllato di un marchio identico in un settore completamente diverso, quale è appunto il food, è stata ritenuta circostanza sufficiente per giustificare l’annullamento dei marchi della società italiana.
Interpretazione pienamente conforme al principio di tutela rafforzata per i marchi rinomati prevista dalla normativa del codice di proprietà industriale.
L’agganciamento parassitario
La Corte di Cassazione ha focalizzato la propria analisi, oltre che sulla diluizione, anche sul pericoloso problema dell’agganciamento parassitario.
Tale fenomeno ricorre allorché un soggetto utilizza un nome celebre per trarre vantaggio dalla sulla fama senza aver fatto alcun investimento al riguardo.
Tale uso indebito comporta inevitabilmente che il nuovo marchio benefici, anche indirettamente, della notorietà e della reputazione di quello preesistente: anche se il marchio successivo contraddistingue prodotti diversi, il valore del segno rinomato verrebbe compromesso e il titolare del marchio successivo ne trarrebbe un vantaggio immediato senza alcuno sforzo commerciale.
Considerazioni conclusive
La decisione a cui è giunta la Corte di Cassazione ribadisce un principio chiave nell’ambito del diritto dei marchi: la tutela dei marchi rinomati si estende oltre l’ambito merceologico.
ZARA, uno dei marchi più noti al mondo nel settore della moda, ha acquisito una tale notorietà da vietarne l’uso anche in settori molto distanti da quello originario della moda.
Con una evidente pronuncia a tutela dei marchi notori, la Cassazione ha statuito che se una società costruisce il proprio marchio in maniera troppo simile ad un preesistente marchio notorio, verosimilmente nutre l’intento di agganciarsi alla sua fama per approfittare indebitamente della sua notorietà, con conseguente violazione della protezione extra-merceologica accordata al marchio rinomato.
In conclusione, questa pronuncia deve destare particolare interesse per le imprese in quanto i titolari di marchi notori devono monitorare costantemente il mercato ed intervenire per tutelare il valore esclusivo e la notorietà dei loro brands.
