La recente decisione assunta dall’Ufficio della Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) sul c.d. “marchio di posizione” della nota casa di moda Loro Piana S.p.A. offre un valido spunto per svolgere alcune interessanti considerazioni su questa categorizzazione di marchio che – da quando è stata introdotta nel sistema dei marchi europeo nel 2017 – ha avuto una diffusione graduale.
Vero è che le imprese italiane hanno impiegato un po’ di tempo prima di creare nuovi linguaggi di comunicazione con il pubblico di riferimento, sperimentando nuove modalità per essere identificate e riconosciute dai consumatori.
Oggigiorno le moderne strategie di marketing offrono continue provocazioni e sempre più stravaganti stimoli pubblicitari: questa nuova attitudine ha, dunque, indotto le imprese a discostarsi pian piano dai più tradizionali marchi denominativi e/o grafici con una conseguente modifica della percezione del marchio da parte del consumatore, divenendo tale aspetto fondamentale ai fini della valutazione della capacità distintiva di un marchio atipico, come quello di posizione, ai fini della sua registrazione.
Indice
Cos’è un marchio di posizione?
Analizziamo la specifica natura del marchio di posizione.
Ai sensi dell’articolo 3
«Rappresentazione del marchio», comma 3, lett. d) del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 sul marchio dell’Unione europea, il marchio di posizione è quello costituito dalla modalità specifica di posizionamento o di apposizione dello stesso sul prodotto
Nello specifico,
per marchio di posizione si deve intendere quel segno distintivo costituito da una parola, da una figura tridimensionale oppure anche da un motivo grafico rappresentati in una specifica e ben definita posizione su un determinato prodotto in modo da contraddistinguerlo da altri segni.
È, dunque, ammessa la registrazione di un marchio di posizione quando l’impresa ha interesse a tutelare uno specifico modo di collocazione di un segno apposto su un prodotto, con la conseguenza di ottenere protezione proprio con riferimento ad una specifica caratteristica applicata a un dato prodotto in una determinata posizione.
Pertanto, nel chiedere la registrazione di un marchio di posizione occorre prestare particolare attenzione alla modalità di rappresentazione del segno, attraverso una adeguata e peculiare riproduzione che ne individui la posizione, la dimensione e la proporzione in relazione ai prodotti contraddistinti, onde scongiurare un possibile rifiuto della propria domanda di marchio di posizione per carenza di distintività.
La vicenda e la successiva decisione dell’EUIPO
Con decisione del 26 aprile 2024 l’EUIPO ha rigettato una domanda di marchio europeo c.d. “di posizione” di Loro Piana S.p.A. sulla base dell’art. 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, ai sensi del quale è vietata la registrazione di marchi carenti di capacità distintiva.
La vicenda ha avuto inizio il 4 agosto 2023 quando l’Ufficio dei Marchi europeo ha sollevato un’obiezione in relazione alla domanda di marchio di posizione n. 018895734 depositata il 30 giugno 2023, per aver riscontrato l’assenza di carattere distintivo nel marchio in questione, ai sensi del predetto articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE.
Nello specifico, la domanda di marchio della nota casa di moda di lusso italiana Loro Piana di Vercelli consiste nella raffigurazione di una fascetta, di un nodino e di nastrini combinati tra loro, con attaccati due pendenti metallici, uno a forma di lucchetto e l’altro a forma di ghiera, posizionati vicino alla linguetta di un modello di scarpa, come da rappresentazione grafica qui riprodotta:
Ebbene, la valenza distintiva o meno di un segno di posizione dipende dalla percezione del pubblico di riferimento.
Partendo da tale presupposto, l’obiezione dell’EUIPO a consentire alla registrazione del predetto marchio di posizione è stata basata sulla presunta inidoneità del marchio a svolgere la sua essenziale funzione d’identificatore di origine del prodotto e sull’incapacità del segno a veicolare il consumatore circa l’origine commerciale del prodotto.
A parere dell’Ufficio Marchi europeo, il segno per cui è stata avanzata domanda di protezione non presentava alcuna caratteristica atta a differenziarlo dalla mera rappresentazione di fascette, nodini, nastrini e pendenti metallici utilizzati nel settore di riferimento. Il marchio richiesto non presentava peculiarità nel disegno tali da differenziarlo dalle norme e consuetudini di mercato, con la conseguenza che non veniva percepito dal pubblico con una valenza distintiva, quanto piuttosto con una valenza puramente decorativa e ornamentale.
Un marchio di posizione può avere carattere distintivo molto forte se correttamente utilizzato e pubblicizzato e se presenta l’attitudine a consentire al consumatore che lo acquista di fare, in occasione di un successivo acquisto, la medesima scelta, qualora l’esperienza si sia rilevata per lui positiva, ovvero una differente scelta nel caso di esperienza negativa.
A parere dell’EUIPO, il marchio di Loro Piana S.p.A. si presentava con caratteristiche di natura meramente decorativa, non assolutamente idonee ad essere percepite dal consumatore come un’indicazione di origine commerciale.
Per la natura decorativa degli elementi inseriti dalla casa di moda al marchio di posizione, l’EUIPO aveva dunque ritenuto che il consumatore non sarebbe stato in grado di identificare l’origine del prodotto alla vista delle calzature. Inoltre, la posizione del segno e la sua rappresentazione sarebbero stati sufficientemente conformi alle consuetudini del settore delle calzature, e dunque anche sotto questo aspetto la domanda sarebbe stata carente di distintività.
Alle obiezioni dell’Ufficio Marchi europeo la società italiana ha presentato le proprie repliche nel dicembre 2023, sostenendo:
- il frequente ricorso da parte di imprese di calzature, come ad esempio Sergio Rossi e Livia Foderà, all’apposizione di particolari segni sulla parte esterna delle proprie scarpe, in modo tale che siano visibili anche a distanza e riconoscibili dal pubblico di riferimento;
- la diffusa commercializzerebbe da parte di Loro Piana di modelli di scarpe caratterizzati dalla combinazione di pendenti costituenti parte del marchio di posizione di cui si chiedeva la registrazione, circostanza questa capace di dimostrare che il segno oggetto di domanda possedesse le caratteristiche tali da renderlo distintivo per il pubblico di riferimento;
- che il marchio di posizione di cui veniva chiesta la registrazione non fosse un segno puramente decorativo e ornamentale, ma dotato di una certa distintività per la combinazione di elementi che, seppur semplici, erano apposti sempre nel medesimo ordine.
Nonostante le argomentazioni della richiedente, l’Ufficio Marchi europeo ha deciso di mantenere la propria obiezione sostenendo che la combinazione degli elementi per cui era stata invocata la tutela non era per nulla articolata ed insolita e, dunque, non potesse costituire un marchio di posizione in quanto tali segni e la loro combinazione non erano idonei ad essere percepiti dal pubblico come indicazione di origine commerciale, non differendo in modo significativo dallo standard commerciale del settore di riferimento.
Nel decidere sul caso, l’EUIPO ha quindi disposto il rigetto della domanda, confermando la carenza di distintività del marchio.
L’Ufficio Marchi dell’Unione europea – pur riconoscendo la prassi comune nel settore calzaturificio di collocare elementi decorativi sulle tomaie delle scarpe – ha negato che tale circostanza fosse sufficiente a dimostrare l’associazione di un determinato prodotto a una specifica impresa, con conseguente assenza di capacità distintiva.
La decisione di rifiuto è stata impugnata da Loro Piana S.p.A. con atto di appello No. R1286/2024-4 presentato il 25 giugno 2024 e in corso di definizione.
Conclusioni
Vero è che un marchio di posizione offre concreti vantaggi ma è fondamentale, prima di adottare e proteggere un marchio di posizione, compiere un’analisi accurata del mercato di riferimento per due principali ragioni:
- cercare di evitare l’adozione di segni comunemente utilizzati in quella specifica posizione nello specifico settore di riferimento;
- consentire al consumatore di fissare il segno nella mente e di percepirlo come marchio d’impresa e non come mero elemento decorativo del prodotto.