Il concetto di “evocazione” in una denominazione di origine protetta

Un argomento che ha generato e continua a generare conflittualità sia dinanzi le giurisdizioni nazionali che dinanzi gli organi amministrativi e giurisdizionali dell’Unione Europea; il così detto fenomeno della “evocazione”. Ma di cosa si tratta? Perchè ha un ruolo così importante per gli operatori economici?

La definizione di “evocazione”

L’istituto della “evocazione” è presente in tutti i regolamenti europei che tutelano un nome geografico registrato nell’Unione europea (marchio DOP o IGP).

L’evocazione si sostanzia in tutte quelle condotte in cui un segno tutelato, pur non essendo integralmente imitato, è parzialmente ricompreso in marchi ovvero in nomi commerciali di prodotti che – in violazione del Disciplinare di protezione – echeggiano o imitano la denominazione di origine registrata.

In altre parole, per integrare la fattispecie dell’evocazione è sufficiente constatare la presenza nel nome o nel marchio di un determinato prodotto di una parte rilevante di una DOP o di una IGP. In particolare, deve trattarsi di un richiamo al segno DOP o IGP tale da suscitare nella mente del consumatore medio l’immediata associazione con il prodotto originale contraddistinto da una DOP/IGP, pur senza che si confonda sulla vera natura del prodotto non autentico.

I presupposi dell'”evocazione” nella giurisprudenza delle Autorità UE

Per comprendere meglio questo concetto, vediamo alcuni casi esaminati dalla giurisprudenza europea rilevanti per individuare i diversi presupposti necessari per ricadere nel caso di una “evocazione”.

Caso “Port Charlotte” e caso “Verlados”.

Entrambi i casi avevano ad oggetto la domanda di registrazione di segni per contraddistinguere bevande alcoliche nella cui denominazione era inclusa una parte di un nome geografico protetto. Nello specifico, nella vicenda del segno “Port Charlotte” si cercava di registrare un marchio comunitario che, a giudizio del Consorzio ricorrente, includeva un inequivocabile riferimento verbale al celebre vino liquoroso portoghese “Porto”. Nell’altro caso del nome commerciale della bevanda “Verlados” veniva chiaramente echeggiato il “Calvados”. In entrambe le fattispecie è stata riscontrata una evocazione. Il principio sancito è che per aversi una “evocazione” è sufficiente che nel nome commerciale o nel marchio controversi sia inglobata almeno una parte del toponimo registrato.

Caso Cambozola

La Corte di giustizia europea ha ritenuto il segno “Cambozola” evocativo della denominazione “Gorgonzola”, sul presupposto che il suffisso “zola” deve intendersi inscindibilmente collegato al toponimo del nostro celebre formaggio erborinato registrato a livello europeo come una DOP.
Diversamente, non costituiscono ipotesi di evocazione eventuali imitazioni della forma, del contenuto dei prodotti, dei colori, ovvero allusioni descrittive, anche se di tipo confusorio, al prodotto originale.

Nei richiamati giudizi unanime è il principio secondo cui per accertare se la parte del nome incorporato possa dirsi univocamente collegabile ad una DOP ovvero ad una IGP imitata è necessario valutare il punto di vista del “consumatore medio dell’Unione Europea”, ovvero un soggetto mediamente informato e ragionevolmente accorto non del Paese in cui si è sviluppata la vicenda controversa.

In altre parole, per ritenere sussistente la “evocazione” non è necessario provare la “confusione” del consumatore, vale a dire il rischio che il prodotto non originale possa essere scambiato o confuso con quello originale.

È ormai pacifico da lungo tempo che ciò che si intende impedire con l’istituto dell’evocazione è la speculazione del produttore di un prodotto non tutelato con una Dop/Igp. Al produttore è vietato trarre un indebito vantaggio anche solo dall’instaurazione di una associazione mentale fra il suo prodotto e quello originale protetto da una denominazione di origine, per la semplice assonanza dei termini utilizzati. Pertanto, in sede di valutazione non viene preso in considerazione il grado di confondibilità. Il solo l’accostamento malizioso fra i due nomi, infatti, può costituire una “evocazione”.

Il caso DUTCH GENQUILA / TEQUILA

Il concetto di evocazione sopra illustrato è stato ampiamente trattato nella vicenda recentemente conclusasi con la decisione Decisione Commissione ricorso del 6 marzo 2024. In detta pronuncia la Commissione di ricorso ha rigettato la domanda di marchio “DUTCH GENQUILA” in relazione a tutte le bevande alcoliche, compresi i vini, poiché evocava il noto segno IGP “TEQUILA”.
Il caso ha inizio dall’opposizione presentata nel 2019 dall’ente messicano Consejo Regulador del Tequila, A.C. contro la registrazione della domanda di marchio “DUTCH GENQUILA” per tutti i prodotti della classe 33. L’opposizione si fondava sull’Indicazione Geografica Protetta “TEQUILA”, tutelata a livello europeo per altre bevande alcoliche.

Il percorso processuale

La Divisione di Opposizione emetteva una decisione di rigetto parziale dell’opposizione.

In particolare, la domanda di marchio “DUTCH GENQUILA” veniva respinta per tutti i prodotti ricompresi nella classe merceologica 33 (relativa alle bevande alcoliche), tranne che per i vini. Il rigetto soltanto parziale del segno “DUTCH GENQUILA” veniva motivato dal fatto che i vini sono bevande alcoliche diverse per ingredienti, per volume alcolometrico, per processo di produzione e per gusto dalle bevande alcoliche contraddistinte dal segno TEQUILA, oggetto della IGP, oltre che per il fatto che il segno IGP “TEQUILA” non era integralmente riprodotto nel marchio contestato.
Il Consejo Regulador del Tequila, legittimato a esercitare i diritti derivanti dalla IGP, ha impugnato la decisione, chiedendo che la stessa venisse annullata integralmente.
Ebbene, la Commissione di ricorso ha rigettato la domanda di marchio “DUTCH GENQUILA” in relazione a tutte le bevande alcoliche. A giudizio della citata Commissione, per ammettere il fenomeno dell’evocazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento UE n. 2019/787 è fondamentale riuscire a stabilire se nella mente dei consumatori, che si trovano di fronte l’immagine di una denominazione contestata, viene loro suscitata l’immagine del segno coperto da IGP.

Gli aspetti principali da considerare sono:

1. il parziale inglobamento del segno IGP anteriore nel segno contestato;
2.  la somiglianza visiva e/o fonetica tra i segni e
3. la prossimità concettuale tra gli stessi.

Il Giudizio della Commissione

Nel caso di specie, il giudizio compiuto dalla Commissione ha evidenziato una considerevole vicinanza visiva e fonetica tra l’IGP «TEQUILA» ed il segno «DUTCH GENQUILA», soprattutto in ragione del fatto che quest’ultimo segno contiene la desinenza «QUILA» identica al primo segno.

La Commissione ha altresì osservato che non costituiva certamente un criterio escludente l’evocazione il fatto che l’IGP «TEQUILA» non fosse riprodotta integralmente nel marchio contestato. Al contrario, a parere della Commissione, l’impatto dell’identica desinenza “QUILA” è particolarmente forte, posto che tale desinenza è caratteristica tipica dell’IGP “TEQUILA” e non è di uso comune.
Ancora, a giudizio della Commissione non vale ad escludere l’evocazione la presenza, nel segno contestato, dell’aggettivo «DUTCH», dovendosi ammettere l’evocazione anche laddove nel segno contestato sia indicata l’effettiva provenienza dei prodotti/servizi per cui si chiede registrazione.
Con riferimento ai prodotti, la Commissione ha ulteriormente osservato che, affinché possa dirsi integrata l’evocazione, non è necessario che i prodotti tutelati dalla denominazione protetta (nel presente caso, le bevande alcoliche) e i prodotti contraddistinti dal segno contestato siano «comparabili» o «simili».
A giudizio della Commissione, sussiste una manifesta prossimità tra il vino e le bevande spiritose, trattandosi in entrambi i casi di bevande alcoliche e, dunque, di bevande rivolte a consumatori adulti e consumate in circostanze simili e per simili motivazioni. Ulteriori elementi di somiglianza tra il vino e le altre bevande spiritose si rinvengono nel loro aspetto fisico (trattasi di prodotti liquidi), nella commercializzazione fatta in bottiglie e nel consumo che avviene nelle medesime tipologie di esercizi (negozi di liquori e distillati, enoteche, drogherie, ristoranti, bar, ecc.).

L’importanza della percezione del consumatore

Alla luce di tutte le argomentazioni espresse, la Commissione di ricorso ha precisato che il consumatore di riferimento dell’UE ben facilmente può creare un nesso chiaro e diretto tra il segno contestato, anche laddove usato per contraddistinguere vini, e la specifica bevanda protetta dall’IGP «TEQUILA». In altrui termini, per l’organo europeo, nella mente del consumatore che si trova di fronte al segno «DUTCH GENQUILA» si innesca l’immagine della bevanda spiritosa «TEQUILA».