Nel settore della proprietà industriale, la gestione delle informazioni antecedenti al deposito di una domanda di privativa rappresenta una questione particolarmente delicata.
Nel patrimonio aziendale un ruolo determinante è sicuramente rivestito dal design che attualmente – quale strumento competitivo – costituisce senz’altro uno degli asset immateriali più significativi per un’impresa.
In una visione d’insieme, il design si presenta come un importante punto di collegamento tra creatività e tecnologia, tra estetica e funzionalità, tra forma e mercato. Il design ha un enorme potenziale competitivo ed è per questo che è divenuto col tempo uno dei pilastri della proprietà industriale contemporanea.
Per le imprese è fondamentale comprendere il funzionamento della tutela del design, gli strumenti disponibili ed i relativi confini: tali conoscenze permettono non solo di proteggere il proprio patrimonio creativo ma, soprattutto, di trasformarlo in una leva di valore.
Occuparsi della tutela del design significa, dunque, difendere e incentivare investimenti, differenziarsi dai concorrenti, arginare i dilaganti fenomeni di imitazione e creare una identità visiva dei propri prodotti che col tempo diviene componente essenziale del loro valore. Oggi sono numerosi i design che rappresentano un concreto elemento patrimoniale, inserito tra le immobilizzazioni immateriali o anche oggetto di operazioni di licenza, trasferimento e collaborazioni di marca.
Indice
Il design nella proprietà intellettuale e la sua rilevanza strategica
Nel contesto della proprietà intellettuale sia a livello europeo che in ambito nazionale, i design ricoprono un ruolo di primaria importanza.
La parola “design” evoca il concetto di estetica e trova espressione in una miriade di oggetti che combinano funzionalità, estetica, innovazione tecnologica e producibilità industriale come la particolare struttura di una seduta, un articolo casalingo come la caffettiera in alluminio a otto facce che ha portato l’espresso nelle case italiane, o ancora le bottiglie in vetro dalla forma iconica riconoscibile anche al tatto.
In realtà, nel linguaggio giuridico della proprietà industriale, il termine design assume un significato più preciso e strategico riferendosi propriamente all’aspetto visibile di un prodotto. Gli elementi percepibili che ne consentono la differenziazione sono costituiti da forme, linee, dimensioni, tonalità cromatiche e materiali in grado di creare quel particolare “effetto complessivo” che caratterizza un articolo sul mercato.
Il concetto fondamentale alla base del design è che l’oggetto di protezione è l’apparenza, la sua presentazione visiva e non il suo meccanismo di funzionamento. La forma di tutela accordata al design si colloca, dunque, tra espressione creativa e produzione industriale, consentendo alle aziende di salvaguardare la propria immagine visiva in un mercato dove i competitor cercano sempre più frequentemente di replicare le soluzioni estetiche più efficaci.
L’oggetto della tutela del design
Il design industriale protegge quindi l’aspetto esterno dei prodotti e di oggetti di uso quotidiano. Per ottenere tale protezione, non è sufficiente che un oggetto risulti piacevole o innovativo secondo la comune accezione. La normativa richiede due requisiti: novità e individualità.
La “novità” coincide con l’assenza di design identici preesistenti. Per “individualità” si intende, invece, il fatto che un osservatore esperto sia in grado di percepire in quel design una differenza significativa e rilevabile rispetto alle soluzioni già presenti sul mercato. Tale ultimo requisito fa riferimento ad un parametro concreto, orientato alla realtà commerciale e privo di valutazioni estetiche soggettive.
Le due differenti opzioni del design registrato e non registrato
A livello europeo esistono due modalità principali di tutela: il design registrato e quello non registrato. Il primo deriva da un deposito ufficiale e assicura una protezione solida e prolungata, fino ad un massino di venticinque anni. Si tratta della scelta preferibile quando l’intenzione dell’impresa è quello di valorizzare la propria identità di prodotto nel medio-lungo termine. La tutela conferita al design registrato è particolarmente ampia: il titolare può vietare la produzione, la distribuzione commerciale, l’importazione e l’utilizzo di prodotti riproducenti il design. Nei rapporti con soggetti terzi, quali designer esterni, partner produttivi o anche fornitori, è essenziale definire sin da subito la titolarità dei diritti connessi al design, avendo cura di gestire anche le licenze, le concessioni, modifiche e utilizzi futuri.
Al contrario, il design non registrato sorge automaticamente con la divulgazione nell’Unione europea e ha validità triennale. Per divulgazione si intende la messa a disposizione del pubblico di un disegno al fine di rendere ragionevolmente informati gli ambienti interessati dell’Unione europea. In tale contesto sono fondamentali la data e i mezzi di divulgazione: ciò in quanto la divulgazione, da un lato, determina la costituzione di un diritto su un disegno non registrato, e, dall’altro lato, può far venire meno il requisito di novità di un disegno registrato se quest’ultimo non viene richiesto entro 12 mesi dalla divulgazione stessa.
Generalmente ricorrono a quest’ultima soluzione i comparti caratterizzati da cicli di vita commerciali rapidi e design in continua evoluzione, quali il settore tessile o quello degli accessori.
In buona sostanza, la decisione tra le due opzioni è di natura strategica e dipende dalla durata del ciclo commerciale del prodotto, dagli investimenti aziendali e dal rischio di imitazioni dirette.
La pronuncia del Tribunale UE sulle divulgazioni anticipate del titolare del design
In continuità con il tema sopra trattato, rileva la sentenza del 12 marzo 2025 pronunciata nel procedimento T-66/2024
con cui il Tribunale dell’Unione Europea ha precisato la portata delle divulgazioni precedenti ai fini della valutazione dei requisiti di novità e individualità dei design comunitari, con specifico riferimento alle divulgazioni effettuate dal titolare stesso del design oggetto di contestazione.
La controversia trae origine da una domanda di dichiarazione di nullità presentata presso l’EUIPO dalla società tedesca Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG contro un design comunitario costituito da una lampadina a LED, di titolarità della nota società taiwanese Liquidleds Lighting Corp., leader appunto nella produzione di lampadine a LED. Secondo la ricorrente Lidl, il design del competitor era privo di novità e di carattere individualizzante sul presupposto che vi era un design precedente, divulgato dal titolare del design contestato prima della sua registrazione.
Sia la Divisione di Annullamento dell’EUIPO prima che la Commissione di Ricorso poi avevano rigettato la richiesta della società Lidl. In particolare, la Commissione di Ricorso aveva stabilito che la divulgazione del design precedente rientrasse nell’ipotesi dell’eccezione di cui all’art. 7(2) del Regolamento (CE) n. 6/2002 ai sensi del quale non costituisce divulgazione pregiudizievole per novità e individualità del design il fatto che esso sia stato reso pubblico dal suo creatore nei dodici mesi antecedenti il deposito della domanda di registrazione.
Giunta nelle sedi del Tribunale UE, la difesa della Lidl lamenta l’errore di valutazione in cui sarebbe incorsa l’EUIPO, posto che l’eccezione richiederebbe una vera e propria identità tra il design divulgato inizialmente e quello successivamente registrato, mentre il design precedente differiva dal design contestato.
Nella pronuncia in esame il giudice europeo
ammette l’applicazione dell’eccezione non soltanto alle ipotesi di design identici, ma anche a quelli che generano la medesima impressione complessiva sull’utilizzatore esperto.
In particolare, il Tribunale osserva che il richiamato art. 7(2) del Regolamento fa riferimento espressamente sia al requisito della novità (art. 5 Reg.) che a quello dell’individualità (art. 6 Reg.), elementi che possono ritenersi sussistenti laddove l’impressione complessiva che il design produce nel soggetto utilizzatore esperto differisce in maniera significativa dall’impressione complessiva generata da qualsiasi design divulgato al pubblico precedentemente. Ne consegue che «se i requisiti stabiliti dall’art. 7(2) sono rispettati, non si considera la divulgazione né di un design identico (ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 di tale regolamento) né di un design che genera la medesima impressione complessiva (ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 di tale regolamento)».
Il Tribunale UE ha altresì evidenziato che tale interpretazione merita di essere condivisa in quanto bisogna consentire al designer di sperimentare il design sul mercato per un anno prima di procedere alla registrazione formale e sostenerne i relativi costi. Trattasi di un periodo fondamentale nel corso del quale il designer può introdurre modifiche necessarie per assicurare il successo commerciale del prodotto, senza che tali divulgazioni compromettano la novità o l’individualità del design registrato.
La decisione del Tribunale UE conduce ad una interessante riflessione: nell’attuale scenario di mercato, dove ogni prodotto necessita di trasmettere al primo impatto la propria identità, il design non rappresenta più un aspetto accessorio bensì una decisione strategica di primaria importanza.
