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Una parola uguale basta per vincere un giudizio di nullità?
No. Se quella parola è marginale o quasi illeggibile nel marchio anteriore, l’EUIPO la considera sostanzialmente trascurabile. Ciò che conta è l’impressione d’insieme, non la corrispondenza lessicale tra segni.
Supponiamo di avere un marchio registrato. Un concorrente copia una parola e la inserisce nel suo segno, magari piccola, magari in un angolo. È possibile attaccarlo e far annullare il suo marchio?
Secondo l’EUIPO, la risposta dipende da qualcosa che quasi nessun imprenditore considera quando crea un brand: quanto è grande e dominante quell’elemento?
Una recente decisione di annullamento EUIPO n. C 69 364, pubblicata il 4 febbraio 2026, rappresenta un caso di riferimento che ribadisce due principi basilari:
I – la procedura per depositare un marchio conta quanto il merito,
II – il rischio di confusione non si misura dall’analisi parola per parola, ma sull’impressione complessiva che il marchio lascia nella mente del consumatore.
«L’elemento comune si colloca in una posizione secondaria all’interno del segno, con dimensioni estremamente ridotte da risultare appena percettibile ed è talmente improbabile che venga riconosciuto».
I fatti – Una parola identica. Zero confusione.
Il 5 dicembre 2024 due società baresi hanno presentato una domanda di nullità contro il marchio UE figurativo n. 18985983, contestandolo per tutti i prodotti e servizi rivendicati (classi 29, 31, 35, 40 e 43).
Come diritto anteriore è stato invocato il marchio UE n. 18930651, sulla base dell’art. 60(1)(a) RMUE in combinato con l’art. 8(1)(a) e 8(1)(b) RMUE, ovvero per identità o rischio di confusione tra i segni.
L’unico elemento testuale comune ai due seguenti segni era la parola “GAGANG”:
Marchio anteriore Marchio contestato
Il problema? La circostanza che nel marchio anteriore, quella parola era inserita in una componente grafica secondaria, in caratteri minuscoli, al punto da essere a malapena leggibile. Nel marchio contestato era comunque subordinata agli elementi dominanti.
Nelle proprie argomentazioni, le società richiedenti la nullità del marchio hanno sostenuto che il marchio contestato – in particolare la parola “GAGANG” – è identico al marchio anteriore registrato da Carofiglio S.r.l., con prodotti e servizi identici, configurando così una violazione dell’art. 60 in combinato con l’art. 8(1)(a) e 8(1)(b) RMUE. Hanno altresì invocato l’art. 8(4) RMUE per rischio di confusione tra i segni “Boutique DEI Frutti DI MARE GAGANG” e “CAROFIGLIO DI MICHELE GAGANG pescherie & QUALITY FOOD”.
Valutazione complessiva dell’EUIPO e conclusioni.
A proposito dell’analisi degli elementi distintivi e dominanti dei marchi in contesa, la Divisione di Annullamento EUIPO ha osservato che il marchio anteriore è un marchio figurativo complesso, composto da elementi verbali e grafici così strutturati. Esso è dominato dalla parola “CAROFIGLIO” – in minuscolo stilizzato – e da un elemento grafico raffigurante un pesce su globo terrestre in azzurro e bianco. All’interno di una linea che si diparte dalla lettera “G” compare la scritta “DI MICHELE GAGANG” in caratteri bianchi di dimensioni ridottissime, appena percettibile. In basso, la dicitura “pescherie & QUALITY FOOD” in rosso completa il segno in posizione subordinata.
Anche il marchio contestato è un segno figurativo su sfondo rettangolare blu, dominato dalla parola “BOUTIQUE” – in lettere stilizzate di spessore elevato – e da un elemento grafico formato da due elementi curvi nella parte superiore. Al di sotto compaiono, in caratteri bianchi più piccoli, la scritta “DEI FRUTTI DI MARE” e, ancora più in basso, la parola “GAGANG” in maiuscolo grassetto di dimensioni analoghe, affiancata da due sottili segmenti bianchi. “GAGANG” occupa una posizione secondaria e subordinata rispetto agli elementi dominanti del segno.
Sul piano visivo, i due segni presentano una struttura profondamente diversa e si caratterizzano per elementi verbali, figurativi e cromatici del tutto distinti. L’unico elemento in comune è la parola “GAGANG”, ma nel marchio anteriore essa è praticamente invisibile a un’osservazione immediata.
A renderla tale concorrono tre fattori: le dimensioni estremamente ridotte, la stilizzazione grafica poco incisiva e la collocazione all’interno della linea che esalta visivamente la parola “CAROFIGLIO”. A ciò si aggiunge la posizione secondaria rispetto alla dicitura “DI MICHELE”, che la precedono e la sovrastano gerarchicamente. Il risultato è un impatto visivo complessivamente trascurabile.
Va ricordato, peraltro, un principio consolidato nella giurisprudenza europea: il consumatore tende a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento del segno. Poiché la lettura avviene da sinistra a destra, è la parte iniziale del marchio ad attrarre per prima lo sguardo ed è lì che si forma l’impressione dominante.
Anche nel marchio contestato, del resto, “GAGANG” occupa una posizione secondaria rispetto agli altri elementi, che giocano un ruolo visivo di gran lunga più rilevante.
Alla luce di tutto ciò, la Divisione di Annullamento EUIPO ha concluso che i due marchi possono considerarsi visivamente simili solo in misura estremamente ridotta e soltanto nell’ipotesi in cui il consumatore presti una particolare attenzione alla presenza della parola “GAGANG” all’interno del marchio anteriore.
Sul piano del confronto tra i segni, il quadro è dunque chiaro: l’unico punto di contatto tra i due segni è la sequenza “GAGANG”. Ma se nel marchio contestato essa è già di dimensioni ridotte e collocata in posizione secondaria, nel marchio anteriore risulta addirittura difficile da percepire.
Ne deriva che la presenza di “GAGANG” nel marchio anteriore è, in prospettiva comparativa, sostanzialmente trascurabile: si tratta di un elemento che non è in grado di incidere concretamente sulla percezione visiva, fonetica e semantica del segno né, di conseguenza, di creare alcun collegamento con il marchio contestato nella mente del consumatore medio.
A giudizio dell’EUIPO, tale elemento di somiglianza non è pertanto sufficiente a generare un rischio di confusione nel pubblico dell’Unione Europea – nemmeno a fronte di prodotti e servizi identici – tenuto conto del livello di attenzione medio-alto dei consumatori di riferimento e della presenza di elementi dominanti e distintivi completamente diversi nei due segni.
Risultato: l’EUIPO ha concluso che la presenza di “GAGANG” nel marchio anteriore è sostanzialmente trascurabile sul piano visivo, fonetico e concettuale. Nessun rischio di confusione.
Lesson Learned del caso dell’EUIPO
LA LEZIONE IN UNA RIGA
L’elemento che si vuole difendere deve essere quello che il pubblico vede, cita e ricorda: la protezione del marchio inizia non in giudizio ma nel momento in cui si progetta il marchio.
Una pluralità di lezioni da una sola decisione. Le regole del gioco: cosa dice davvero l’EUIPO
Durante il procedimento, i richiedenti hanno cercato di allargare il perimetro della domanda su tre fronti: un nuovo diritto anteriore, motivi aggiuntivi di nullità (decettività e malafede) e il tema del mancato uso del marchio contestato.
Ebbene, nei seguenti punti si indicano alcune regole estratte dalla decisione in commento che ogni imprenditore dovrebbe conoscere quali principi chiave di diritto procedurale e di merito:
- Il diritto anteriore va indicato quando si presenta la domanda. Aggiungerlo dopo? Irricevibile. Non è possibile correggere la strategia a giochi aperti.
- È possibile restringere i motivi iniziali, non allargarli. Decettività, malafede, nuovi argomenti? Se non erano nel deposito, l’Ufficio li ignora.
- Posto che la somiglianza dei prodotti è condizione necessaria, dove i prodotti o servizi sono dissimili in radice, il rischio di confusione è escluso a priori. Non c’è parola identica che tenga.
- Ciò che conta è l’impressione complessiva, non la singola parola. Il consumatore non scompone il marchio ma reagisce all’insieme. Va da sé che un elemento comune ma marginale non crea confusione se non incide su aspetto visivo, suono e significato.
- Il consumatore focalizza l’inizio e abbrevia. Per natura, il pubblico si concentra sulla parte iniziale del segno e tende ad abbreviare i marchi lunghi. Gli elementi dominanti dominano davvero.
- Le dimensioni e la posizione fanno la differenza: la percettibilità di un elemento determina il suo peso nella valutazione comparativa. Se tale elemento è infatti quasi illeggibile e quasi invisibile allora sarà quasi irrilevante.
Come costruire un brand davvero difendibile
Questa decisione non è solo utile a chi è in contesa ma è un interessante punto di riferimento per chi sta progettando un marchio adesso. I principi richiamati dall’EUIPO dicono esattamente cosa rende un segno attaccabile e cosa lo rende solido.
✓ Il cuore del marchio deve essere unico e dotato di un elemento dominante e distintivo: un termine generico o già in uso è molto difficile difenderlo in giudizio.
✓ Le dimensioni, la posizione e la leggibilità degli elementi grafici determinano la forza del segno. Ciò che non si legge è quasi indifendibile o non si tutela.
✓ Un’impressione complessiva memorabile. Anche un solo elemento realmente riconoscibile vale più di un logo super dettagliato.
✓ Classi merceologiche mirate. Registrare molte classi “per precauzione” moltiplica costi e vulnerabilità senza aggiungere protezione reale.
In definitiva, la tutela di un marchio inizia quando lo si crea: costruire un segno debole significa scegliere, inconsapevolmente, di non poterlo difendere o difenderlo a fatica. Quando un segno che si vuole proteggere non è riconosciuto dal pubblico che non lo vede e non lo ricorda, il problema non nasce in giudizio, ma nella progettazione del marchio.
Un marchio si difende prima in fase di progettazione, non davanti a un giudice.
