In un mercato sempre più aperto alla concorrenza, è fondamentale riuscire a distinguere i prodotti e servizi da quelli dei concorrenti. Il marchio, con la sua capacità di informare in maniera immediata i consumatori circa l’origine imprenditoriale dei prodotti e servizi, assume un ruolo di centrale importanza. Tuttavia, limitarsi ad usare il marchio, senza registrarlo, comporta il rischio che gli investimenti fatti possano essere vanificati dal momento che il marchio non registrato non potrà mai diventare incontestabile. Registrare un marchio significa guardare al futuro, disporre di un “bene” che contribuisce a consolidare la posizione sul mercato.
Indice
Il marchio: funzione e requisiti
Il marchio è un segno distintivo che identifica i prodotti e i servizi provenienti da un’impresa consentendo ai consumatori di distinguerli da quelli di imprese concorrenti. È dunque un segno di riconoscimento capace di veicolare con immediatezza la provenienza imprenditoriale di prodotti e servizi e di distinguerli da quelli analoghi.
Il marchio consente al consumatore di individuare e riconoscere il prodotto o servizio in modo che, ove valutati positivamente, possa ripetere l’esperienza d’acquisto in futuro.
Affinché un marchio sia valido occorre che sia:
a) nuovo: il marchio non deve essere identico o simile ad altro marchio o segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini (art. 12 Codice Proprietà industriale);
b) distintivo: il marchio non deve consistere esclusivamente in un segno divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o nel commercio, né essere costituito esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (art. 13 Codice Proprietà industriale). Sono stati, ad esempio, considerati privi di carattere distintivo il marchio “ECO” in quanto descrittivo di una qualità dei prodotti e servizi (T-328/11 decisione del 24/04/2012) ed il marchio “GREENWORLD” in quanto descrittivo dei prodotti e servizi rivendicati, vale a dire combustibili e trasporto di energia elettrica (T-106/14, decisione del 27/02/2015);
c) lecito: il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, né idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (art. 14 Codice Proprietà industriale). È stato, ad esempio, valutato contrario all’ordine pubblico e al buon costume il marchio “LA MAFIA” (T-1/17 decisione del 15/03/2018).
Affinché un marchio possa essere utilizzato sul mercato per contraddistinguere i prodotti e servizi di un’impresa non è necessario che sia registrato. Ma allora perché registrare un marchio?
Gli effetti della registrazione
Il titolare di un marchio registrato è titolare di diritti esclusivi consistenti nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio e di impedire a terzi di usare, salvo proprio consenso, nell’attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici;
b) un segno identico o simile al marchio per prodotti identici o simili, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni ed i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni;
c) un segno identico o simile per prodotti e servizi anche non affini se il marchio registrato goda di rinomanza o se l’uso del segno consente di trarre vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Dalla registrazione scaturisce, dunque, il diritto di impedire a terzi di usare segni identici o simili per prodotti e servizi per cui il marchio è stato registrato.
In un mercato dove gli operatori si muovono lungo la scia di campagne promozionali e prodotti sempre più simili tra di loro, essere in possesso di un marchio registrato significa disporre di un efficace strumento in grado di impedire che terzi possano adottare marchi (ma anche ditte, nomi a dominio e, in generale, qualsiasi segno distintivo) identici o simili.
Ma, in concreto, quali sono i vantaggi che discendono dalla registrazione del marchio?
Benefici della registrazione
Il primo e più immediato vantaggio derivante dalla registrazione del marchio è la c.d. presunzione di validità: la tutela del marchio registrato decorre da una data certa, ossia dalla data di deposito della domanda di registrazione, e copre l’intero territorio di riferimento (Italia nel caso di marchio italiano registrato, l’Unione Europea nel caso di marchio dell’Unione Europea).
In altre parole, l’esistenza e la validità del marchio registrato si presumono e non devono essere dimostrate dal suo titolare: ciò significa che per azionare i propri diritti esclusivi nei confronti di eventuali contraffattori, il titolare del marchio registrato non dovrà dimostrare l’esistenza e l’estensione geografica, temporale e merceologica del marchio. Al contrario, sarà il contraffattore a dover provare la nullità del marchio registrato.
Invece, nel caso di marchio non registrato ma semplicemente utilizzato sul mercato, affinché il suo titolare possa impedire a terzi l’uso in commercio di marchi identici o simili, dovrà provare l’esistenza e la validità del marchio non registrato, dimostrando da quanto tempo viene usato, in quale area geografica e per quali prodotti e servizi. Si tratta di una prova dispendiosa, dall’esito non scontato, che richiede la raccolta e la produzione di ingente documentazione.
Inoltre, il marchio registrato è suscettibile di convalidazione (art. 28 Codice Proprietà industriale), ossia di diventare incontestabile a fronte di un utilizzo sul mercato continuato e prolungato per 5 anni.
La convalidazione o convalida del marchio è un importante beneficio poiché rende incontestabile l’uso del marchio a fronte di un suo utilizzo continuato per 5 anni: ciò significa che un marchio registrato che sia stato utilizzato in commercio per 5 anni consecutivi non può essere validamente contestato neppure dal titolare di un marchio anteriore identico o simile che, essendone a conoscenza, ne abbia tollerato l’uso.
In altre parole, il marchio che sia registrato ed usato interrottamente sul mercato per un quinquennio può convalidarsi e diventare incontestabile.
Al contrario, il marchio non registrato non può convalidarsi. Così si è espressa la Corte di Giustizia UE nel caso C-482/09 ove ha escluso che la convalida possa applicarsi al marchio di fatto ed ha precisato che la registrazione del marchio nello Stato membro interessato costituisce condizione necessaria per far decorrere il termine di preclusione per acquiescenza.
Anche i Giudici italiani escludono che la convalida possa interessare marchi non registrati (Tribunale Torino, 28/01/2022, Cassazione Civile, sez. I, 20/04/2017 n. 9968, Cassazione Civile, sez. I, 27/11/2013, n. 26498).
Un altro importante beneficio di natura commerciale riservato ai soli marchi registrati risiede nella possibilità di accedere al Brand Registry di Amazon che consente di intercettare forme di contraffazione avvenute sul noto sito di e-commerce.
Conclusioni
In un mercato globalizzato e sempre più aperto alla concorrenza, è fondamentale riuscire a distinguere i propri prodotti e servizi da quelli analoghi offerti dai concorrenti. È evidente che nel contesto attuale il marchio, con la sua capacità di informare in maniera diretta ed immediata i consumatori circa l’origine imprenditoriale dei prodotti e servizi, assume un ruolo di centrale importanza.
Non sorprende che le imprese investano sempre maggiori somme nella ricerca di marchi accattivanti capaci di attirare l’attenzione del consumatore.
Tuttavia, limitarsi ad usare sul mercato il marchio, senza registrarlo, comporta il rischio che gli investimenti fatti possano essere vanificati e dispersi. Il marchio non registrato, infatti, non potrà diventare incontestabile: su di esso pende una spada di Damocle che lascia sempre aperto il rischio di contestazione da parte di titolari di marchi anteriori identici o simili.
Al contrario, la registrazione del marchio, unito al suo uso consecutivo sul mercato, fa sì che il marchio possa diventare incontestabile e permette all’impresa di tutelare gli investimenti promo/pubblicitari e consolidare la penetrazione del mercato.
Registrare un marchio significa compiere una scelta che guarda al futuro, significa disporre di un “bene” che accresce il valore dell’impresa e contribuisce a consolidare la sua posizione sul mercato.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento e per assistervi nella registrazione dei vostri marchi e consigliarvi sulle forme più idonee di tutela
