Con sentenza del 15 marzo 2023 il Tribunale UE (Ottava Sezione) ha fornito chiare indicazioni sulla percezione che i consumatori hanno per i prodotti appartenenti all’industria farmaceutica.
La causa, causa T-175/22, Novartis/EUIPO – AstraZeneca, ha riguardato un procedimento di dichiarazione di nullità avviato dalla Novartis AG dinanzi l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). Contro la decisione dell’EUIPO la Novartis AG ha presentato ricorso dinanzi la Commissione di Ricorso (di seguito solo Commissione). L’epilogo della vicenda si è avuto in sede giudiziale con la sentenza pronunciata dal Tribunale europeo del 15 marzo 2023 che ha respinto, in ultima istanza, la dichiarazione di nullità presentata dalla Novartis.
Ma vediamo nel dettaglio come il Tribunale UE è giunto a detta conclusione.
Indice
La vicenda
La controversia tra due colossi del settore farmaceutico risale al 2018 ed è stata avviata dalla Novartis AG.
La Novartis AG è titolare di tre marchi europei: BREZILIZER, BREEZHALER e ONBREZ. Tali marchi sono utilizzati in relazione agli inalatori e rivendicano la classe merceologica 5 per, tra gli altri prodotti, “preparazioni farmaceutiche”.
Il 31 maggio 2018 AstraZeneca AB ha ottenuto la registrazione di BREZTRI n. 017816687 come marchio dell’Unione Europea per la classe 5 in relazione a “preparazioni e sostanze farmaceutiche”.
Il 23 settembre 2019 la Novartis AG ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità presso l’EUIPO avverso la registrazione del marchio europeo BREZTRI, sostenendo un rischio di confusione con i suoi marchi europei denominativi anteriori BREZILIZER, BREEZHALER e ONBREZ. I motivi alla base della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea.
Il 22 febbraio 2021 la Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha rigettato la domanda di dichiarazione di nullità, decisione che è stata poi confermata, in sede di ricorso, dalla Commissione di ricorso con pronuncia del 21 gennaio 2022.
È stato così adito il Tribunale di prima istanza dell’UE che ha visto come parte ricorrente la Novartis AG contro l’EUIPO e come parte interveniente AstraZeneca AB.
Con il suo ricorso, la ricorrente Novartis AG ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO.
La ricorrente ha contestato le conclusioni della Commissione riguardanti, in primo luogo, il livello di attenzione del pubblico di riferimento, in secondo luogo, il confronto dei segni in conflitto, in terzo luogo, il carattere distintivo rafforzato, acquisito con l’uso, dei marchi anteriori ONBREZ e BREEZHALER e, in quarto luogo, la valutazione globale del rischio di confusione.
La decisione dell’organo di giustizia europeo – per quanto poco sorprendente in quanto conforme all’orientamento già espresso in sede amministrativa – è particolarmente interessante per le argomentazioni esposte sulla percezione dei consumatori, che meritano alcune considerazioni.
Percezione del consumatore
Il Tribunale UE non ha ritenuto convincente l’affermazione di Novartis AG secondo cui i professionisti del settore medico ed i consumatori non prestano lo stesso elevato livello di attenzione che invece è all’origine commerciale dei prodotti farmaceutici.
Nello specifico, la Novartis ha sostenuto che, nella scelta dei prodotti, il pubblico in generale non presta lo stesso elevato grado di attenzione dei medici, a causa della mancanza di conoscenze mediche.
Il Tribunale UE ha, all’opposto, ritenuto la particolare attenzione che il pubblico in generale riserva all’acquisto dei loro farmaci, allo stesso modo dei professionisti medici, e ciò in ragione delle implicazioni che i farmaci hanno sulla loro salute. Indipendentemente dal fatto che il farmaco venga acquistato o meno con una prescrizione medica, l’interesse del consumatore per la propria salute si traduce in una particolare attenzione a verificare l’origine commerciale del suo farmaco.
A nulla sono servite le ulteriori argomentazioni di Novartis atte a sostenere che il pubblico di riferimento comprende anche persone anziane e bambini, più facilmente suscettibili di essere confusi. Argomentazione quest’ultima respinta dal Tribunale UE sul presupposto che Novartis non aveva specificato nel dettaglio il motivo per il quale il livello di attenzione di persone anziane dovrebbe ritenersi inferiore e che di solito sono gli adulti ad acquistare preparati farmaceutici per le esigenze dei bambini.
Alla luce di ciò, il Tribunale UE ha ritenuto la correttezza delle statuizioni assunte dalla Commissione di ricorso, secondo cui i consumatori prestano lo stesso elevato livello di attenzione nei confronti dei marchi che contraddistinguono farmaci, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un medico.
Mancanza di carattere distintivo rafforzato dei marchi anteriori
La sentenza in esame ha un valore aggiunto atteso che il Tribunale UE ha inteso verificare se i marchi anteriori della Novartis AG avessero rafforzato il carattere distintivo, constatando che la Commissione di ricorso aveva effettuato un esame insufficiente degli elementi di prova presentati dalla Novartis a favore del marchio BREEZHALER.
Gli elementi probatori rilevavano, infatti, che detto marchio era stato utilizzato in combinazione con altri segni (quali ONBREZ, ULTIBRO, SEEBRI, MIFLONIDE e XOTERNA), elementi che avevano indotto la Commissione a concludere che gli stessi non erano riusciti a dimostrare che tale marchio, di per sé, godesse di un carattere distintivo rafforzato nell’Unione.
Tuttavia, in un passo della sentenza il Tribunale ha rilevato che: «Dalla giurisprudenza risulta che l’acquisizione di un carattere distintivo può derivare sia dall’uso, nell’ambito di un marchio registrato, di un elemento di quest’ultimo, sia dall’uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato».
È, dunque, sufficiente che, in conseguenza di tale uso, il marchio controverso svolga la sua tipica funzione di indicazione dell’origine per il pubblico di riferimento.
Per concludere tale aspetto, deve dirsi che, sebbene la Commissione non aveva esaminato correttamente gli elementi di prova, per il Tribunale si trattava comunque di una circostanza insignificante, affermando che «anche supponendo che il marchio anteriore BREEZHALER avesse accresciuto il carattere distintivo acquisito con l’uso, ciò non sarebbe sufficiente per concludere per l’esistenza di un rischio di confusione».
[Vedi anche: UNICITÀ NON È “DISTINTIVITÀ”: un po’ di chiarezza sul carattere distintivo dei marchi]
Rischio di confusione negato
Il Tribunale UE è stato molto chiaro nel negare ogni rischio di confusione tra i tre marchi anteriori e il marchio posteriore.
Nella sua pronuncia ha, infatti, riscontrato la presenza di un basso grado di somiglianza visiva e fonetica tra il marchio successivo BREZTRI e i due marchi anteriori BREZILIZER e BREEZHALER, tale da non creare alcuna confusione.
In merito al confronto tra il terzo segno anteriore, vale a dire il marchio ONBREZ, ed il marchio posteriore BREZTRI, il Tribunale ha altresì statuito per una intensa differenza visiva ed una totale mancanza di somiglianza fonetica.Ha altresì riconosciuto che le aziende farmaceutiche ricorrono frequentemente all’uso di marchi «lunghi e complessi», che possono essere difficili da ricordare, concludendo tuttavia che il pubblico di riferimento sarà ancora in grado di distinguere tra marchi con «scarsa somiglianza visiva e fonetica» e con «nessun significato concettuale», come nel caso di specie.
Pertanto, anche su tale aspetto il Tribunale si è uniformato al giudizio della Commissione di ricorso circa la mancanza di ogni rischio di confusione.
Considerazioni conclusive
La decisione del Tribunale UE dà evidenza di come il pubblico in generale presti maggiore attenzione ai marchi nella scelta di prodotti farmaceutici rispetto ad altri tipi di prodotti, in ragione delle implicazioni che tali prodotti possono avere per la loro salute.
In termini più generali, quando i consumatori, nella scelta dei prodotti, prestano maggiore attenzione, allora possono essere difficilmente confusi.
Se si intende convincere un organo di giustizia dell’UE o un ufficio marchi che il grado di attenzione per un prodotto farmaceutico è inferiore, si suggerisce di presentare prove di mercato che siano sufficientemente atte a dimostrare che il consumatore sarebbe in realtà confuso. Le conclusioni a cui è giunto il Tribunale UE inducono quindi a ritenere che non è di certo sufficiente limitarsi a sostenere che i consumatori sono persone anziane o giovani che hanno un ridotto livello di attenzione perché comunque tali soggetti sono assistiti da un familiare sia nell’acquisto che nel dosaggio dei familiari.
