Nel primo articolo di questa rubrica dedicata alla Proprietà Intellettuale, dal titolo “Il dilemma continua… Quale tipo di marchio registrare?”, si è evidenziato come la validità del marchio dipenda dalla presenza dei cosiddetti requisiti di validità che un marchio deve soddisfare per accedere con successo alla sua registrazione.
Ebbene, in tema di requisiti di validità del marchio vi è una notevole somiglianza di disciplina tra la legislazione italiana (Codice della proprietà industriale) e quella europea (Regolamento UE 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea): sia per la registrazione del marchio nazionale in Italia sia per la registrazione del marchio europeo, infatti, è previsto il rispetto dei requisiti della capacità distintiva (art. 13 C.P.I.; art. 7 RMUE), della novità (art. 12 C.P.I.; art. 8 RMUE) e della liceità (art. 14 C.P.I.; artt. 7 RMUE).
Occorre, tuttavia precisare che la validità del marchio dipende anche da altri fattori: qual è, dunque, la reale portata della tutela di un marchio?
Indice
Tutela del marchio di tipo settoriale: la Classificazione di Nizza
La tutela del marchio è innanzitutto SETTORIALE nel senso che un marchio è protetto limitatamente ai prodotti e/o ai servizi per i quali viene utilizzato.
La scelta dei prodotti e dei servizi deve essere fatta all’atto della presentazione della domanda di marchio, facendo riferimento alla c.d. “Classificazione di Nizza” che attualmente è alla sua dodicesima edizione.
La Classificazione di Nizza è un sistema di classificazione che consente di raggruppare migliaia di tipologie di prodotti e di servizi in un totale di 45 classi merceologiche.
Le classi dal numero 1 al numero 34 comprendono i prodotti (fabbricati o commercializzati), mentre le classi merceologiche dalla 35 alla 45 ricomprendono i servizi.
Così se si utilizza un marchio per contraddistinguere articoli di abbigliamento la classe merceologica di riferimento è la classe di prodotti 25, mentre per contraddistinguere un marchio di vini e di prodotti alcolici dovrà essere rivendicata la classe merceologica 33.
La tutela del marchio è limitata alle classi per cui viene fatta richiesta e non è possibile ampliare la tutela dopo il deposito della domanda: nel caso, dunque, si volesse estendere la protezione merceologica del proprio marchio registrato sarà necessario effettuare un nuovo deposito.
È, dunque, molto importante compiere una scelta accurata e meticolosa dell’estensione merceologica del marchio prima di procedere al suo deposito: va da sé che è possibile chiedere la registrazione del marchio in più classi merceologiche ed i costi variano in relazione al numero delle classi rivendicate.
In tema di tutela merceologica rileva il requisito della novità sopra ricordato: l’art. 12 c.p.i. prescrive il requisito della novità come necessario per poter procedere alla registrazione di un marchio, nel senso che un segno non può essere oggetto di registrazione se uguale o simile ad un marchio già registrato o ad un segno già noto sul mercato per distinguere prodotti o servizi identici o affini, se questo possa ingenerare un rischio di confusione per i consumatori.
Ebbene, la confondibilità tra i segni rileva soltanto se si tenta di procedere alla registrazione di un marchio per prodotti o servizi identici o affini a quelli rivendicati dal marchio di un concorrente.
Se questa è la regola generale, l’eccezione è tuttavia costituita da quei marchi che godono di notorietà o rinomanza per i quali è invece possibile ottenere una tutela ultra-merceologica.
Da ultimo, bisogna precisare che le classi merceologiche in cui proteggere un marchio sono differenti dalla classificazione commerciale ATECO.
Tutela temporale del marchio
Ulteriore aspetto di tutela del marchio concerne il dato TEMPORALE: nella maggior parte delle giurisdizioni, tra cui l’Italia e l’Unione Europea, il marchio ha una validità di 10 anni decorrenti dalla data di deposito della domanda.
Sono pochi i Paesi che prescrivono una validità temporale differente dai dieci anni: ad esempio nelle Bahamas la durata di un marchio è di 14 anni dalla data di deposito.
La validità temporale del marchio è tuttavia illimitata perché il marchio è rinnovabile all’infinito.
Estensione territoriale della tutela del marchio
In terzo luogo, la portata del diritto di esclusiva sul marchio è relativa all’area geografica per la quale si è effettuata la registrazione del marchio.
In altre parole, la validità del marchio è TERRITORIALE. L’estensione del valore giuridico della registrazione di un marchio è legata all’ambito territoriale prescelto al momento del deposito della domanda di registrazione.
A seconda dell’estensione territoriale, esistono diverse tipologie di marchi registrati.
1- marchio nazionale
Si tratta di un marchio registrato in Italia presso l’Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Il marchio nazionale ha validità e riceve tutela per il solo territorio italiano nel quale è stato depositato e registrato.
Una domanda di marchio italiano può essere presentata in maniera semplice e veloce mediante il deposito telematico attraverso il portale dei servizi online .
2- marchio europeo
Ovvero un marchio registrato presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) con validità e tutela nel territorio dell’Unione Europea.
È possibile presentare richiesta di deposito di un marchio europeo direttamente dal sito internet dell’EUIPO .
Il marchio europeo consente di ottenere un unico marchio e il suo valore legale si estende a tutti i 27 Paesi membri facenti parte dell’Unione Europea, conferendo al suo titolare il diritto esclusivo alla sua utilizzazione.
Non è possibile limitare la validità territoriale di un marchio europeo soltanto a determinati Stati; la domanda di registrazione del marchio europeo è, infatti, unica e valida per tutti gli Stati membri, per cui il suo valore legale si estende automaticamente a tutti i nuovi e possibili futuri Stati membri aderenti all’Unione Europea.
Se si deposita una domanda di marchio in Italia e poi si effettua l’estensione entro 6 mesi dal deposito italiano, la data di deposito del marchio esteso a livello europeo coincide con quella del deposito nazionale (cosiddetto diritto di priorità).
A partire dal 22 gennaio 2024 e sino a 6 dicembre 2024 è attivo il Fondo per le PMI consistente in un regime di sovvenzioni per aiutare le piccole e medie imprese con sede nell’Unione Europea a proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale. Depositando in Europa, è dunque possibile accedere a questi finanziamenti a fondo perduto che permettono un risparmio fino al 75% sulle tasse di deposito.
3- marchio internazionale
Si tratta di un marchio che consente – mediante un deposito unico – di ottenere la protezione nei Paesi facenti parte dell’Unione di Madrid (costituita dall’Accordo di Madrid e dal Protocollo di Madrid).
Si badi bene: mediante il deposito del marchio internazionale non si ottiene automaticamente un titolo unico con automatica protezione in tutti gli Stati del mondo.
Esiste una apposita procedura gestita da un organismo preposto alla protezione della proprietà intellettuale su scala mondiale, vale a dire l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) o nell’acronimo inglese WIPO (World Intellectual Property Organization), che consente, mediante la presentazione di un’unica domanda internazionale, di depositare un marchio scegliendo i Paesi di interesse tra i 130 aderenti al cosiddetto sistema di Madrid.
Il marchio internazionale è una estensione a livello internazionale di un marchio nazionale/italiano o europeo.
Anche a livello internazionale vale il richiamato diritto di priorità. L’estensione internazionale del marchio può essere fatta in qualsiasi momento dal deposito della domanda di base nazionale o europea. Ad ogni modo, se l’estensione viene effettuata entro 6 mesi dal marchio di base (deposito italiano o europeo), la data del marchio internazionale sarà la stessa del deposito del marchio di base.
Da ultimo si precisa che per quei Paesi che sono di interesse per proteggere il proprio marchio ma che non hanno aderito al sistema di Madrid (ad esempio Arabia Saudita, Panama, Taiwan), si deve procedere con singoli depositi nazionali.
